Octrooirecht  

HR 12 oktober 2012, LJN BX5801 met conclusie A-G Huydecoper(eiseres tegen Centrafarm / Ratiopharm)

Cassatie. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Geval waarin bijéén arrest in meerdere zaken tegelijk uitspraak is gedaan. Instellen van beroep bij één dagvaarding. De partijen procederen in deze zaak over de al-dan-niet nietigheid van het voor Nederland verleende deel van een Europees octrooi, EP 03.347.066, en een daarmee verbonden aanvullend beschermingscertificaat als bedoeld in art. 90 e.v. ROW 1995.

In deze zaak, die ten gronde een omvangrijk octrooigeschil betreft, gaat het thans uitsluitend om de ontvankelijkheid van het principale cassatieberoep. [Verweerster 1] en Centrafarm voeren aan dat [eiseres] niet ontvankelijk is in dit beroep omdat zij bijéén dagvaarding cassatieberoep heeft ingesteld in verschillende zaken. Daartoe doen zij een beroep op de vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de eisen van een goede procesorde zich in beginsel ertegen verzetten dat tegen in verschillende gedingen gedane uitspraken bij één en hetzelfde exploot van dagvaarding cassatieberoep wordt ingesteld. Volgens [verweerster 1] en Centrafarm is in dit geval geen plaats voor een uitzondering op dit beginsel.

Dit betoog faalt. De rechtbank heeft de afzonderlijk ingestelde vorderingen van Centrafarm c.s. die alle de geldigheid betreffen van een Europees octrooi en van een aanvullend beschermingscertificaat van [eiseres], gezamenlijk behandeld en na rolvoeging bij één vonnis beslist. [eiseres] heeft van dat vonnis bij één dagvaarding hoger beroep ingesteld. Ook in hoger beroep zijn de zaken gezamenlijk behandeld en het hof heeft bij één arrest in de drie zaken uitspraak gedaan. In een dergelijk geval - waarin op grond van subjectieve cumulatie, voeging of rolvoeging bij één vonnis, arrest of beschikking in alle zaken tegelijk uitspraak wordt gedaan - mag bij één dagvaarding of verzoekschrift een rechtsmiddel worden aangewend (vgl. HR 9 mei 1958, NJ 1959/321).

Eiseres is derhalve ontvankelijk in haar cassatieberoep.

Uit de Conclusie A-G Huydecoper:

9. De sindsdien verschenen rechtspraak vertoont dit beeld, dat aan de regel die de verweersters onder 1 en 2 in deze zaak inroepen wordt vastgehouden wanneer bij één inleidend processtuk wordt opgekomen tegenuitspraken waartussen geen relevante mate van samenhang bestaat, maar dat de uitzondering van toepassing wordt geacht wanneer er wél zo'n voldoende mate van samenhang is. In vogelvlucht:

- HR 27 februari 2004, NJ 2004, 239, [red. LJN AO0973] rov. 3. Het ging om geschillen tussen de belastingontvanger en (groepen van) tuinders, aanvankelijk bij verschillende rechterlijke instanties ingeleid maar op verzoek van de Ontvanger en met instemming van de betrokken tuinders wegens verknochtheid naar dezelfde rechter verwezen, envervolgens in de feitelijke instanties samen berecht. Het beroep op niet-ontvankelijkheid moest hier worden verworpen.
- HR 23 december 2005, NJ 2007, 162 [red. LJN AU3252] m.nt. H.J. Snijders, rov. 3. Deze zaak betrof tien geschillen tussen een Landinrichtingscommissie in de zin van de toenmalige Landinrichtingswet, en verschillende belanghebbenden bij het desbetreffende landinrichtingsproject. De uitspraken in die zaken waren niet gewezen tussen dezelfde partijen en er was geen voeging wegens verknochtheid geweest. In dat geval gold de regel die tot niet-ontvankelijkheid leidt, (dus) wel. Ik merk op dat het enkele feit dat de zaken op met elkaar (nauw) verwante problemen betrekking hebben (zoals, naar in de rede ligt, bij de meningsverschillen tussen een Landinrichtingscommissie en de betrokkenen bij het landinrichtingsproject vaak het geval zal zijn), dus gewoonlijk onvoldoende zal zijn om een beroep op de uitzondering te rechtvaardigen.
- HR 19 februari 2010, NJ 2010 [red. LJN BK8100], 116, rov. 4.3. Hier ging het om vier zelfstandige onteigeningszaken, spelend tussen de onteigenende partij en dezelfde belanghebbenden. Uit de gepubliceerde vindplaats blijkt niet dat voeging van de zaken, formeel dan wel informeel, had plaatsgehad, maar de zaken waren wel gelijktijdig door dezelfde rechter beoordeeld en beslist. Blijkens de conclusie van
A - G Wattel werd in alle vier zaken een gelijkluidend cassatiemiddel aangevoerd, wat mij doet vermoeden dat de zaken, althans voor zover in cassatie van belang, dezelfde vraag, of nauw samenhangende vragen betroffen. De Hoge Raad oordeelde dat er een zodanige materiële en processuele samenhang bestond dat er geen reden was om de regel betreffende niet-ontvankelijkheid toe te passen.
- HR 9 juli 2010, NJ 2010, 401 , JBPr 2010, [red. LJN BM4088], 56 m.nt. Hovens, rov. 3. Hier ging het om door dezelfde belanghebbende - de faillissementscurator - tegen drie verschillende partijen, namelijk: de (gewezen) bestuurders van de gefailleerde, ingeleide verzoeken tot faillietverklaring. Daarover was in appel bij drie afzonderlijke arresten (telkens: in dezelfde zin) beslist. Er was geen voeging wegens verknochtheid bevolen. Hier volgde niet-ontvankelijkverklaring. De bij het arrest gepubliceerde uitspraken van het hof vertonen een aanzienlijke mate van gelijkenis, zodat men kan vermoeden dat de zaken inhoudelijk wel dezelfde of nauw verwante problemen betroffen. Dit geval bevestigt daarom de indruk die ook door het geval uit NJ 2007, 162 wordt opgeroepen: het feit dat de zaken dezelfde of nauw verwante vragen betreffen, is wanneer de partijen geheel verschillend zijn en géén gevoegde behandeling heeft plaatsgehad, op zichzelf niet voldoende om een beroep op de uitzondering te rechtvaardigen.
- HR 24 juni 2011, RvdW 2011, 797, rechtspraak.nl LJN BQ3010, rov. 3. Hier ging het om tien arresten van een hof in zaken betreffende schade als gevolg van gebreken in aan deeisende partijen (wederom: tuinders) geleverd teeltmateriaal. Alle zaken betroffen dezelfde leveranciers. Zes beslissingen werden in gezamenlijke arresten behandeld en afgedaan, de vier andere in afzonderlijke arresten. Het betrof verschillende eisende partijen, en er was geen voeging wegens verknochtheid bevolen. Er volgde dus niet-ontvankelijkverklaring. Ook hier ligt in de rede dat er inhoudelijk overeenkomst bestond tussen de in de verschillende zaken beoordeelde geschillen. Ook hier kan men dus (onrechtstreeks) bevestiging vinden voor de gedachte dat dát gegeven op zich, als de zaken verschillende partijen betreffen en er geen vorm van voeging heeft plaatsgehad, onvoldoendeis om een uitzondering op de regel te rechtvaardigen.

10. Ik maak uit de hiervóór besproken bronnen op dat in gevallen waarin zaken wel op grond van verknochtheid zijn gevoegd - waarbij het, zoals ik in voetnoot 3 al even liet blijken, volgens mij niet relevant is of dat langs de formele weg van de art. 222 e.v. Rv. is gebeurd, of via het informeleinstituut van de zogenaamde "rolvoeging"(4), of op de voet van verwijzing wegens verknochtheid naar een andere rechter - en de zaken vervolgens dienovereenkomstig zijn behandeld en beslist, in elk geval beroep op de uitzondering mag worden gedaan. Ik denk dat hetzelfde geldt als de rechter zonder dat voeging plaatsvindt, verschillende zaken inéén gelijkluidende beslissing heeft beslist. Dat pleegt, behalve in zaken waarin een van de hiervóór genoemde varianten van voeging of verwijzing heeft plaatsgehad, te gebeuren in zaken waarin zogenaamde subjectieve cumulatie aan de orde is (er is in één zaak, en dus bij één eensluidend inleidend processtuk, door verschillende eisers een vordering tegen dezelfde gedaagde, of door een of meer eisers tegen verschillende gedaagden aanhangig gemaakt).

Duitse Bundesgerichtshof 24 juli 2012, X ZR 126/09 (Leflunomid)

Getipt door Bartosz Sujecki.

Octrooirecht. Geneesmiddel. In deze zaak gaat het om een octrooi voor de werking van twee stoffen die door een bijzondere bereidingsprocedure wordt bereikt. [red. Leflunomid voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis of actieve arthritis psoriatica. Leflunomide stopt de activering en uitbreiding van de cellen die verantwoordelijk zijn voor de ontsteking]. De werking (waarvoor het octrooi is verleend) wordt echter ook bereikt door deze twee stoffen een tijd lang te laten staan. De BGH zegt dat door de stand van de techniek ook de chemische combinatie van de twee stoffen behoort zonder de procedure waarvoor het octrooi werd verleend te volgen.

26. c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann hiernach nahegelegt, ohne dass es darauf ankäme, ob der Fachmann, was das Patentgericht verneint hat, Anlass hatte oder ob es eine Anregung dafür gab, zu einer Leflunomid enthaltenden Arzneimittelzubereitung Teriflunomid nach den Vorgaben von Patentanspruch 1 zuzugeben.

28. bb) Das Naheliegen der erfindungsgemäßen Zubereitung wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich aus dem naheliegenden Vorgehen des Fachmanns bei der Bereitstellung einer Leflunomidmonotablette eine Zusammensetzung aus Leflunomid und Teriflunomid erst nach einer Lagerung des Leflunomiderzeugnisses über eine gewisse Zeitspanne und damit sozusagen erst mit Verzögerung eingestellt hätte. Jedenfalls nach Anlauf dieser Zeitspanne hätte sich ein erfindungsgemäßes Kombinationspräparat ergeben, denn Patentanspruch 1 definiert keinen Zeitpunkt, namentlich nicht den der Herstellung der Zubereitung, zu dem beide Wirkstoffe in dem geforderten mengenmäßigen Verhältnis zueinander vorliegen müssten, sondern schützt die Kombination als solche ungeachtet des Zeitpunkts, zu dem und der Art und Weise, wie sie entstanden ist. Dies gilt auch nach dem Übergang zu einem Verwendungsanspruch, denn die Verwendungsangabe fügt nur die Indikation für die Gabe des Kombinationspräparats hinzu, ändert aber nichts an den Anforderungen an Beschaffenheit und Entstehung des arzneilichen Mittels.

29. cc) Unerheblich ist auch, dass es für den Fachmann nicht nahegelegen haben mag, ein Leflunomidpräparat mit der Intention zu formulieren, nach einer üblichen und zulässigen Lagerungsdauer eine Kombination von Leflunomid mit dem Metaboliten Teriflunomid zur Verfügung zu haben. Denn ebenso wie die Neuheit eines Gegenstands zu verneinen ist, der sich bei Befolgung eines bekannten Verfahrens zwangsläufig einstellt (Benkard/Melullis, EPÜ, 2. Aufl., Art. 54 Rn. 134; vgl. auch BGH, Beschluss vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79, BGHZ 76, 97 - Terephthalsäure - sowie US Court of Appeals for the Federal Circuit vom 8. Mai 2012, 11-1376 in re Montgomery), ist ein Gegenstand als nahegelegt anzusehen, den der Fachmann - und sei es mit gewisser Verzögerung - zwangsläufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren anwendet. Denn ein derartiger Gegenstand, mag ihn zur Verfügung zu stellen auch als solches nicht nahegelegt gewesen sein, ist das Ergebnis naheliegenden fachmännischen Handels und kann mithin hervorgebracht werden, ohne dass es hierzu eines erfinderischen Bemühens bedürfte.

30. Die Patentfähigkeit der erfindungsgemäßen Lehre mit Blick auf die Vermeidung zeitlicher Verzögerungen im Aufbau eines bestimmten Anteils an Teriflunomid zu bejahen, würde im Übrigen zu dem nicht zu befürwortenden Ergebnis führen, dass sich die Befolgung von im Stand der Technik bekannten oder durch ihn nahegelegten Anweisungen zur Herstellung von Leflunomid nur infolge eines üblichen Lagerungsprozesses von einer gewissen Dauer als Verletzung des Streitpatents darstellen und mithin die Freiheit des Wettbewerbs zur Nutzung des Standes der Technik ungerechtfertigt beschränken würde.

Zustersites IE-Forum.nl en Reclameboek.nl hebben overzichten gepubliceerd met voor de praktijk relevante rechtspraak van het HvJ EU vanaf voorjaar 2010, inclusief conclusies en aanhangige prejudiciële vragen. Deze zullen dienst doen als living document: steeds als er arresten zijn gewezen, conclusies zijn genomen of verzoeken zijn neergelegd wordt dit overzicht bijgewerkt (in deze serie: auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht (incl. ABC) en reclamerecht).

Inhoudsopgave
A. HvJ EU
B. Gerecht EU
C. Conclusies AG HvJ EU
D. Aanhangige prejudiciële vragen
E. Hogere voorziening (verzoek)
F. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
G. Aanhangig bij het Gerecht EU

Webinar (vereist: installatie Apple Quicktime) en PowerPoint Slides "monoclonal antibodies: Dawn of a New Era" van 7 juni 2012.

Een bijdrage van Wouter Pors, Bird & Bird.

MAbs: How to protect them using patents and SPCs, Michael Alt, Partner, Germany, 2-34
Infringement Issues Relating to MAbs, Trevor Cook, Partner, United Kingdom, p. 35-47
New US biosimilar guidelines: Compared to the EU, Liz Fuller, Partner, France p. 48-79
An update on the regulatory framework for MAbs and ATMPs, Marc Martens p. 80-114.
An industry perspective Frank Landolt, IP and Legal Counsel, Ablynx, p. 115-151

Vzr. Rechtbank Utrecht 15 augustus 2012, rolnr. Utrecht KG ZA 12-319, rolnr. 's-Gravenhage KG ZA 12-559 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG tegen Teva Pharma B.V.)

Uitspraak ingezonden door John Allen, Emma de Groot en Paul van Dongen, NautaDutilh.

Octrooirecht. Procesrecht. BI is houdster van EP 0 429 987 en het Portugese zusteroctrooi PT 95919 m.b.t. diazepines and their use in the prevention or treatment of HIV infection. Na verder debat heeft de voorzieningenrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 juli 2012 gewezen arrest in de zaak Solvay SA v. Honeywell c.s. [IEF 11570].

De Voorzieningenrechter verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit verbod zal zijn overtreden;

Verder in citaten:

4.1. Ofschoon deze zaak niet een typische Gat/Luk5-situatie betreft omdat BI DE geen inbreuk op aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten aan haar vorderingen ten grondslag legt maar onrechtmatig handelen van Teva c.s. in Nederland door – kort gezegd – betrokken te zijn bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in het buitenland, speelt niettemin ook in dit geding de geldigheidsvraag een rol nu de vorderingen van BI DE door Teva c.s. met een geldigheidsverweer worden begroet. Onzeker is of artikel 22 lid 4 EEX-Vo6 hier toepassing vindt. Indien daarvan wordt uitgegaan, komt de voorzieningenrechter in ieder geval op grond van artikel 31 EEX-Vo internationale bevoegdheid toe van de vorderingen strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen kennis te nemen. Anders dan Teva c.s. heeft aangevoerd is er, gezien de vestigingsplaats van Teva c.s., ook sprake van een voldoende reële band met de Nederlandse rechtssfeer. Dat ten aanzien van het gestelde onrechtmatig handelen in Nederland een beoordeling naar vreemd recht noodzakelijk zal zijn ten aanzien van de vraag of er op de (respectieve) intellectuele eigendomsrechten in het buitenland inbreuk wordt gemaakt en in dat kader de geldigheid van die rechten moet worden onderzocht, doet aan de bevoegdheid niet af. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo staat daaraan niet in de weg nu uit HvJ EU 12 juli 2012 (zaak C-616/10, Solvay v. Honeywell c.s.) volgt dat artikel 31 EEX-Vo een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van eerstgenoemd artikel. Het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen ontbreekt nu de voorlopige beslissing in dit geding geenszins vooruit zal lopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde (Portugese) rechter.

4.2. De voorzieningenrechter is op grond van de hoofdregel van artikel 99 lid 1 Rv tevens de relatief bevoegde rechter nu Teva Pharma NL en Teva Europe in dit arrondissement zijn gevestigd. De relatieve bevoegdheid ten aanzien van
Pharmachemie volgt uit artikel 107 Rv. Het verweer van Teva c.s. dat de zaak verkapte octrooiinbreuk betreft en de Utrechtse voorzieningenrechter gezien artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) geen relatieve bevoegheid zou toekomen (volgens Teva c.s. is de Haagse voorzieningenrechter relatief bevoegd), slaagt niet. Aan de vorderingen is geen inbreuk op de aan BI DE als zodanig toekomende octrooirechten ten grondslag gelegd maar onrechtmatig handelen in Nederland. Een dergelijke vordering valt buiten het toepassingsbereik van de uitsluitende bevoegdheidsregeling van artikel 80 lid 2 ROW.

in de procedure tegen Teva Pharma NL:
5.1. verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een
dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit
verbod zal zijn overtreden;

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal (Engeland & Wales).

Octrooirecht. ABC. In 't kort: een ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009.

Antwoord van het Hof EU:
1) De artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moeten aldus worden uitgelegd dat, in een geval zoals in het hoofdgeding aan de orde is, het enkele bestaan van een vergunning voor het in de handel brengen die eerder voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is verkregen, er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een andere toepassing van hetzelfde product waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven, mits deze toepassing binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi op basis waarvan de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is ingediend.

2) Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling verwijst naar de vergunning voor het in de handel brengen van een product dat binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi waarop de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is gebaseerd.

3) De antwoorden op de vorige prejudiciële vragen luiden niet anders indien, in een situatie zoals die van het hoofdgeding, waarin twee geneesmiddelen waarvoor opeenvolgende vergunningen voor het in de handel brengen zijn verkregen, dezelfde werkzame stof bevatten, voor de tweede vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, of indien het product waarop de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking had, binnen de beschermingssfeer viel van een ander octrooi, dat toebehoorde aan een andere houder dan de aanvrager van het aanvullende beschermingscertificaat.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/92 [thans verordening (EG) nr. 469/2009] (hierna: ‚ABC-verordening’) in gevallen waarin voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, aldus worden uitgelegd dat deze vergunning in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming in de zin van artikel 4 zich niet uitstrekken tot het in de handel brengen van het product dat valt onder de eerdere vergunning voor het in de handel brengen?

2) Indien een aanvullend beschermingscertificaat kan worden afgegeven, hebben de woorden ‚de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap’ in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt in de zin van artikel 4?

3) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien de eerdere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik voor een bepaalde indicatie en de latere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik voor een andere indicatie?

4) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien voor de latere vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag voor het in de handel brengen vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG (voorheen een volledige aanvraag op grond van artikel 4 van richtlijn 65/65/EEG)?

5) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien het product waarop vergunning (A) voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking heeft, binnen de beschermingsomvang valt van een ander octrooi waarvan de geregistreerde houder een ander is dan degene die het aanvullende beschermingscertificaat aanvraagt?

Heropening rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX4814, AWB 10/7362 (The University of Queensland tegen NL Octrooicentrum)
Heropening Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX4796, AWB 10/4769 (Georgetown University tegen NL Octrooicentrum)

Octrooirecht. ABC. Heropening onderzoek ex artikel 8:68 Awb in verband met het stellen van prejudiciële vragen in deze zaak.

De rechtbank heropent [onder verwijzing naar C-322/10 (Medeva), C-422/10 (Georgetown University e.a.) en C-630/10 (Queensland)] het onderzoek en bepaalt dat partijen in de gelegenheid worden gesteld zich schriftelijk uit te laten omtrent (de formulering van) de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen prejudiciële vragen. Een eventuele reactie dient uiterlijk zes weken na de datum van deze uitspraak door de rechtbank te zijn ontvangen. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest en heropend dient te worden.

De verwijzingsvragen
De rechtbank is voornemens de navolgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

1) Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat in (de conclusies van) een basisoctrooi meerdere producten onder bescherming zijn gesteld, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt verleend voor ieder van de onder bescherming gestelde producten?

2) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden verleend voor een door een basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

3) Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

4) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat in (de conclusies van) een basisoctrooi meerdere producten onder bescherming zijn gesteld en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaat was verkregen voor een ander product (B) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, op die aanvrage voor product (B) een certificaat is afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

5) Is voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor product (B) die reeds tot afgifte van een certificaat heeft geleid wat de indieningsdatum betreft later is gedaan dan de aanvrage voor het certificaat voor product (A) dat nog niet tot afgifte heeft geleid?

Zie grosse AWB 10/7362 , LJN BX4814
Zie grosse AWB 10/4769, LJN BX4796

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage. 27 juni 2012, zaaknr. 416220/ KG ZA 12-335 (Bayer Pharmaag tegen Sandoz B.V.)

Mede ingezonden door András Kupecz, Simmons & Simmons LLP.

Octrooirecht. Bayer brengt onder de merknaam YASMIN orale anticonceptiva op de Nederlandse markt. YASMIN bevat de werkzame stoffen drospirenon en ethinylestradiol. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 1 149 840. Sandoz heeft in Nederland een generieke variant van YASMIN op de markt gebracht, EE/DRSP Sandoz. Sandoz is een bodemprocedure gestart en heeft vernietiging van het Europees octrooi van Bayer gevorderd. Dit omdat EE/DRSP Sandoz de stof DRSP bevat dat wordt gemaakt volgens het Europees octrooi geclaimde wijze. Sandoz voert aan dat er sprake is van toegevoegde materie en dat de inventiviteit ontbreekt. De voorzieningenrechter is het hiermee niet eens en wijst de vordering van Sandoz af.

Sandoz wordt veroordeeld om zich te onthouden van het maken van inbreuk op het octrooi van Bayer; om opgave te doen van de professionele afnemers van de inbreukmakende producten en hen te verzoeken de producten te retourneren onder last van een dwangsom en veroordeelt Sandoz in het betalen van de proceskosten.

4.8. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie omdat de specifieke reactieomstandigheden van voorbeeld 2 van WO 738 niet zijn opgenomen in conclusie 2 van EP 840. WO 738 leert de gemiddelde vakman dat 5-β-OH-DRSP kan worden omgezet in DRSP door waterafsplitsing door toevoeging van pTSA. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat de gemiddelde vakman geen reden ziet om aan te nemen dat deze reactie uitsluitend bij de specifiek genoemde reactieomstandigheden zal plaatsvinden. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de geopenbaarde omzetting ook zal plaatsvinden onder andere reactieomstandigheden. Anderzijds zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de variaties op de reactieomstandigheden niet onbegrensd zijn. Conclusie 2 van EP 840 leert de gemiddelde vakman niet meer of minder. Binnen welke grenzen de reactie nog aanvaardbaar verloopt zal de gemiddelde vakman eenvoudig kunnen vaststellen, te meer nu, zoals Sandoz zelf heeft aangevoerd, het gebruik van pTSA voor waterafsplitsing van tertiaire alcoholen algemeen bekend was en dus tot de algemene vakkennis behoorde. De door Sandoz als productie C overgelegde testresultaten (waarvan alleen serie T 1471 relevant lijkt) doen daar niet aan af.

4.12. In paragraaf 0015 wordt beschreven dat DRSP onder invloed van zuurinwerking gemakkelijk wordt omgezet in een tweetal bijproducten. De beschrijving geeft vervolgens aan dat de vorming van deze bijproducten door de nieuwe werkwijze wordt teruggedrongen. De beschrijving heeft hier specifiek het oog op stap 3). Dat blijkt daaruit dat wordt vermeld ‘Bei der Eliminierung wird eine Ausbeute von 96% d.Th. erzielt’ en dat de beschrijving dit percentage vervolgens combineert met het opbrengstpercentage van de stappen 1) en 2) (68% tot 75%) tot een opbrengst voor de drie stappen tezamen van 65% tot 72%. Sandoz heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit geclaimde voordeel van de werkwijze van conclusie 2 niet wordt bereikt. Ook is, zoals Bayer terecht aanvoert, het technisch effect van EP 840 daarin gelegen dat een alternatieve werkwijze voor de bereiding van DRSP wordt verschaft  namelijk uitgaande van 5-β-OH-DRSP.

4.13. Voorts kan niet worden geoordeeld dat, met Example 5(c) van US 985 als vertrekpunt, de werkwijze van conclusie 2 voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend is, al niet omdat Example 5(c) uitgaat van 3β,5-dihydroxy-6β,7β;15β,16β- dimethyleen-5β,17α-pregnane-21,17-carbolacton en niet is in te zien wat de gemiddelde vakman er toe zou brengen deze stof als uitgangspunt te vervangen door 5-β-OH-DRSP.

HR 22 juni 2012, LJN BW4006(Pharmachemie tegen Glaxo Group Limited) met conclusie A-G Huydecoper

Octrooirecht. Begrip “aanbieden” in de zin van art. 53 lid 1 ROW 1995; uitleg in ruime zin. Aanspraak op vergoeding proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

Glaxo was houdster van een verleend Europees octrooi betreffende een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken, dat onder meer toepassing vindt wanneer kankerpatiënten chemotherapie ondergaan. Het onderhavige octrooi expireerde op 24 juni 2006. Pharmachemie houdt zich onder meer bezig met de verhandeling van 'generieke' geneesmiddelen. Daarmee wordt bedoeld: geneesmiddelen die dezelfde samenstalling en werkzaamheid hebben als eerder door een octrooi beschermde geneesmiddelen, en die na de expiratie van het octrooi door concurrenten van de gewezen octrooihouder worden aangeboeden. Pharmachemie bereidde zich er op voor een generiek geneesmiddel dat werd bestreken door Glaxo's octrooi, na de expiratiedatum te gaan verhandelen. In deze zaak gaat het met name om de uitleg en toepassing van het begrip 'aanbieden' in de zin van artikel 53 lid 1 Rijksoctrooiwet.

De Hoger Raad verwerpt het beroep en veroordeelt Pharmachemie in de proceskosten.

3.4.3 De motiveringsklachten van middel 2 treffen, voor zover deze al feitelijke grondslag hebben of niet reeds daarop afstuiten dat zij de hiervoor in 3.4.2 verworpen beperkte uitleg tot uitgangspunt nemen, evenmin doel.
Het met waarderingen van feitelijke aard verweven oordeel van het hof dat de hiervoor in 3.3.2 onder 1), 2) en 3) genoemde omstandigheden niet kunnen wegnemen dat de publicatie in de G-Standaard moet worden aangemerkt als aanbieden in de zin van art. 53 lid 1, onder b, behoefde geen nadere motivering dan door het hof in rov. 10 is gegeven. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

3.4.4 De aan het slot van 3.4.1 vermelde klacht inzake het passeren van een, naar zij stelt, door Pharmachemie gedaan bewijsaanbod faalt op de gronden uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 40.

3.5.1 Middel 3 behoeft, na hetgeen hiervoor in 3.4.2 is overwogen, nog slechts behandeling voor zover het klaagt over ontoereikende motivering van de verwerping in rov. 21 van het betoog van Pharmachemie dat de beperking van haar door art. 10 EVRM gewaarborgde vrijheid informatie te verstrekken, die het gevolg zal zijn van toewijzing van de vordering van Glaxo, niet voldoet aan de daarvoor geldende toetsingscriteria.

3.5.2 Ook in zoverre is dit middel tevergeefs voorgesteld. Tot nadere motivering van genoemde verwerping was het hof, gegeven het partijdebat in feitelijke aanleg met betrekking tot dit geschilpunt, niet gehouden.

3.6.1 Middel 4 herhaalt de door het hof in rov. 19 (in verbinding met 17) verworpen stelling van Pharmachemie dat het aanmerken van de vermelding in de G-Standaard als een octrooiinbreuk niet te verenigen is met het Gemeenschapsrecht, want in strijd is met het bepaalde in (thans) art. 34 en 36 VWEU inzake het vrije verkeer van goederen.

3.6.2 Dit middel faalt omdat het hof met juistheid heeft geoordeeld dat het tot op de laatste dag kunnen handhaven van de aan een octrooi verbonden rechten, waaronder het recht om zich te verzetten tegen het doen van een aanbieding als in dit geding aan de orde, behoort tot het specifieke voorwerp van het octrooi, en dat de beperking van het vrije verkeer van goederen die dat meebrengt, ingevolge art. 36 VWEU gerechtvaardigd is.

3.7 Middel 5 heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen behandeling.

3.8 Glaxo heeft in haar schriftelijke toelichting aanspraak gemaakt op veroordeling van Pharmachemie in de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv. Zij heeft daarbij echter niet gehandeld in overeenstemming met hetgeen de Hoge Raad met betrekking tot het geldend maken van een dergelijke vordering heeft geoordeeld in zijn arrest van 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556: eerst bij haar brief naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-Generaal heeft zij die kosten opgegeven en gespecificeerd. Nu echter Pharmachemie heeft laten weten geen opmerkingen te hebben over het in (de bijlage bij) die brief gespecificeerde bedrag van € 77.984,34, exclusief omzetbelasting, zal dat desalniettemin worden toegewezen.

SPC blog Seminar 8 juni 2012

Uit het persbericht. The 2012 SPC blog seminar held at the end of May was the usual heady mixture of clarity and uncertainty, as the 85 attendees and 5 speakers reviewed a wide range of current and future issues across Europe and, unusually, the position on patent term extension overseas.

As Chairman I suggested that, in light of Medeva and the AG's opinion in Neurim, all outstanding issues in this field were now resolved and there was no need for the blog or any future seminar. But I could be wrong….

First, Dolores Cassidy from the Irish Patents Office gave her view on the fall out from Medeva. Whilst the issue around the meaning of the phrase "specified" or "identified " in the claim is still to be decided, Dolores pointed out that a Markush formula in the claims could cover a small or vast range of compounds, so even for this type of claim format the answer may be case specific. We'll see what the CJEU decides in due course…

Micaela Modiano from Modiano and Partners reviewed the development of SPC law in Italy, reflecting on the complications of the "old" Italian SPCs and the laws that govern when generic companies may apply for marketing approval. I was personally relieved only to have to advise on the issues under UK law after hearing the saga unfold.

Hugh Goodfellow from Carpmaels and Ransford, reprising his role from last year, discussed the ramifications of the AG's opinion in Neurim. In response to some detailed questions, Hugh pointed out that the EPO and national patent offices, as gatekeepers for granting patents, play a key role in ensuring that obvious developments could not be the subject of life cycle management SPC strategies.

Jean-Frederick Gaultier from Clifford Chance (although now recently moved to Olswang LLP) explained the references to SPC protection in the proposal for the centralized European patent court. Issues remain: it appears that SPCs granted on national patents will be handled by national courts and SPCs granted on European and community patents will be handled by the proposed community court. How will that work in reality?

Finally, the inaugural patent term extension quiz was unveiled. I am aware of at least one score of 9 out 10 (multiple choice), but the real win was the access to materials on PTE from multiple countries, for which this blog expresses thanks to all who helped us: Griffith Hack (Australia), Gorodissky (Russia); Luzzatto and Luzzatto (Israel); Kim and Chang (S. Korea); Saint Island Patent and Law (Taiwan); LeClair Ryan (US); Cantab IP (Singapore); Shiga International (Japan). This blog may try, over time and where possible, to compare the various PTE provisions across the world to see how the European SPC matches up!

Zie hier de slides en hier voor wat aanvullend materiaal met betrekking tot uitbreiding van octrooi voor buiten de EU.