merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 september 2014, LS&R 990 (VWS B.V. tegen Ventraco)
Uitspraak ingezonden door Anke Heezius, Life Sciences Legal. Octrooirecht. Merkenrecht. Van Weezenbeek Specialties is houder van de exclusieve rechten m.b.t. Nederlands octrooi NL-C2002442. Dit octrooi beschermt een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling, door daaraan een specifiek destillatieresidu van cashewnotenschillenhars (CNSL) toe te voegen. Ventraco biedt Rheofalt HP-EM aan voor het recyclen van asfalt. Omdat het additief alle kenmerken heeft van het in NL442 beschreven additief, valt het gebruik daarvan voor de recycling van asfalt naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van conclusie 1. In reconventie wordt inbreuk op de merken van Ventraco (RHEOFALT en COLORFALT) alleen voor zover het COLORFALT betreft aangenomen.

In conventie: 5.5.: Ventraco bestrijdt daarnaast dat zij inbreuk maakt op NL 442. Zij bestrijdt niet dat het additief voor verjonging van bitumen dat Ventraco in Nederland onder de naam RheoFalt HP-EM verhandelt, beantwoordt aan alle kenmerken van conclusie 1 van NL 442. Zij betoogt echter dat die conclusie aldus moet worden uitgelegd, dat die uitsluitend bescherming biedt aan een werkwijze waarbij als additief een niet-reactieve samenstelling wordt gebruikt, die fysisch de binding van oud bitumen tot stand brengt. Zij wijst er op dat VW Specialties haar hoofdconclusie in het parallelle Europese octrooi EP415 gedurende de verleningsprocedure heeft beperkt tot een werkwijze met een niet-reactieve samenstelling. Dat is blijkens de verleningsgeschiedenis van dat octrooi gebeurd ter afbakening van EP 935, waarin CNSL en de daaruit gewonnen fracties cardol en cardanol als toevoeging aan bitumen zijn geopenbaard en waarbij sprake is van een chemische reactie tussen CNSL additief en het bitumen d ie er voor zorgt dat het mengsel uithardt. Ventraco betoogt daarom dat conclusie 1 van NL 442 overeenkomstig de hoofdconclusie van EP 415 uitgelegd moet worden, waarbij de beperking geldt dat het additief het bitumen niet door middel van een chemische reactie bindt, maar fysisch of, anders gezegd, 'niet-reactief'. Nu het additief dat Ventraco aanbiedt, reactief is bij vermenging met plantaardige oliën, valt het buiten de beschermingsomvang van NL 442 aldus Ventraco.

5.6 Op grond van artikel 53 lid 2 ROW wordt de beschermingsomvang van een Nederlands octrooi bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Voorshands is niet gebleken dat de beschermingsomvang van conclusies 1 en 4 van NL 442 beperkt is tot een werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven. Noch uit de conclusies 1 en 4, noch uit enig andere conclusie van NL 442 blijkt dat de werkwijze conform het octrooi een fysische werking heeft en dat er geen sprake is van enige chemische reactie bij toepassing van de werkwijze. Ook de beschrijving en de voorbeelden van NL 442 geven geen enkele aanwijzing dat de werkwijze zou resulteren in een niet-reactieve binding van het bitumen door het additief. De gemiddelde vakman die het octrooischrift leest, zal de conclusies dan ook niet aldus begrijpen, dat het toe te passen additief een niet (met bitumen) reactief destillatieresidu van CNSL moet zijn. Het feit dat de conclusies van een later Europees octrooi dat de prioriteit van NL 442 inroept wel die beperking kent, maakt dat niet anders. Ook niet als uit de verleningsgeschiedenis van dat latere octrooi blijkt dat dat is gedaan ter afbakening van de stand van de techniek. Die omstandigheden spelen ingevolge artikel 53 lid 2 ROW geen rol bij de uitleg van de conclusies. De beschermingsomvang van NL 442 is derhalve niet beperkt tot gebruikmaking van een niet-reactief destillatieresidu van CNSL. Nu het additief van Ventraco alle kenmerken heeft van het in conclusie 1 van NL 442 beschreven additief, valt het gebruik daarvan voor de recycling van asfalt naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van conclusie 1.

In reconventie: 6.6 Ventraco heeft de stelling dat VWS inbreuk maakt op de Ventraco merken onderbouwd met de in 2.18 bedoelde screenprint van de website www.weezenbeek.nl. Daaruit blijkt echter alleen het gebruik van het teken ColorFalt, geen gebruik van het teken RheoFalt. VWS bestrijdt dat zij het teken RheoFalt nog steeds gebruikt en wijst er daarbij op dat zij een eigen merk heeft geïntroduceerd voor haar asfaltverjongingsadditief: 'Prephalt'. Gelet op dat verweer heeft Ventraco onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een voortdurende of dreigende inbreuk door VWS op de RheoFalt merken, zodat zij geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen ter zake de RheoFalt merken. Die vorderingen zullen dan ook niet worden toegewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 juli 2014, LS&R 940 (Starsurgical tegen Wittmann c.s.)
Uitspraak ingezonden door Marga Verwoert en Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten. Merkenrecht. Misleiding. Rectificatie. Starsurgical verkoopt kunstmatige kleefhuid, een medisch hulpmiddel om een buikwand na incisie meerdere malen te sluiten en openen. Deze techniek is ontwikkelt door het Medical College Wisconsin waar Wittmann werkzaam was. Starsurgical heeft het exclusieve productie/distributierecht gekregen en verkoopt dit onder de merknaam Wittman Patch. Onder vermelding van "Wittmann Patch" en CE-certificaten bieden Wittmann c.s. via hidih.com/.de kunstmatige kleefhuid aan. Ook staan Sigma medical en Intraven als distributeur vermeld voor Nederland respectievelijk Spanje. Merkinbreuk is niet bestreden en wordt verboden in de EU. Er dient twee maanden te worden gerectificeerd op de openingspagina's in het Duits, Engels en Spaans. Gebruik van ongeldig CE-Certificaat en -goedkeuring dient te worden gestaakt.

5.4. beveelt Wittmann om binnen één maand na betekening van dit vonnis en gedurende twee maanden een rectificatie te plaatsen op de openingspagina van www.hidih.com, www.hidih.de en www.novomedicus [5.5: www.sigma-medical.nl, 5.6: www.intraven.es] in de vorm van een deugdelijke vertaling in de Duitse en Engelse [5.6: Spaanse] taal van de volgende tekst, in zwarte letters tegen een witte achtergrond zonder verdere mededeling;
"Bij deze informeren wij onze relaties dat Starsurgical, Inc. houder is van het merk "Wittmann Patch" voor de Europese Gemeenschap en de exclusief gerechtigde distributeur van "Wittmann Patch" kunstmatige Kleefhuid in de Europese Gemeenschap. (...) is niet gerechtigd om kunstmatige kleefhuid onder de naam "Wittmann Patch" op de markt te brengen, te distribueren of te verkopen en is niet gelieerd aan en heeft niet gehandeld namens Starsurgucal danwel met Starsurgical's toestemming. (...) Het CE Certificaat en de goedkeuring waaronder voorheen de inbreukmakende "Wittmann Patch" is aangeboden, zijn niet langer geldig en mogelijk niet van toepassing op de geleverde producten.

Bijdrage ingezonden door Corina Post-Wolfert, LinkedIn. Sinds vele jaren leveren apothekers generieke geneesmiddelen af in plaats van merkgeneesmiddelen. Met de invoering van het prefentiebeleid wordt een stap verder gegaan. Een generiek geneesmiddel bevat dezelfde actieve ingrediënten en is tevens qua toedieningsvorm (tablet, capsule) gelijkwaardig aan het oorspronkelijke geneesmiddel (innovator). Het kan wel zijn dat een generiek andere hulpstoffen bevat dan de innovator of andere generieke fabrikaten. Dat wisseling tussen merkgeneesmiddel en generiek wantrouwen kan opleveren bij patiënten was bekend. Maar dat dit ook tot overdosering kan leiden, is door een aantal Farmacie studenten (Universiteit Utrecht) onderzocht. Ondanks het beperkte onderzoek kwamen er opzienbarende ontdekkingen uit.

 

Regelgeving
In Nederland schrijft de arts geneesmiddelen meestal voor op stofnaam van de actieve stof. De apotheker levert vervolgens het preferente medicijn af die door de zorgverzekeraar is aangewezen en daarmee voor vergoeding in aanmerking komt. Tenzij de arts een merkgeneesmiddel met het ®-teken heeft voorgeschreven, mag de apotheker er niet zomaar van afwijken door generiek af te leveren. De verzekeraar houdt bij het preferentiebeleid geen rekening met het merkenrecht. De apotheker moet hierop wel letten. Zo mag hij bij afleveren van het generieke geneesmiddel niet het merk van de innovator erop zetten om hiermee een gelijkenis aan te tonen. Hij pleegt anders merkinbreuk. Hij mag daarentegen wel informatie aan de patient verstrekken dat hij niet het merkgeneesmiddel maar een generiek (vaak naamloos) geneesmiddel afgeeft.

In onze farmaceutische wet- en regelgeving zijn geen juridische voorwaarden aan geneesmiddelensubstitutie vastgelegd. Dit wordt overgelaten aan de rechter die in voorgelegde rechtzaken uitspraak doet (jurisprudentie). Er zijn bijvoorbeeld ook geen regels dat de (tablet)vorm of kleur van een een generieke geneesmiddel anders zou moeten zijn ten opzichte van de innovator. Dit is wel het geval in Amerika. Hier is gebleken dat wijziging van kleur en vorm grotere verwarring of vergissingen bij patienten ontstaan.

Overdosering door substitutie
Het preferentiebeleid geldt niet alleen van merkgeneesmiddel naar generiek maar ook van generiek naar generiek. Doordat zorgverzekeraars alleen naar prijzen kijken, kunnen de preferente geneesmiddelen per jaar verschillen. Dit kan naast therapieontrouwheid ook tot overdosering van geneesmiddelen leiden volgens het studentenonderzoek. Overdosering komt vaker voor bij patienten die ouder zijn, de Nederlandse taal niet goed beheersen, meerdere medicijnen per dag innemen of onvoldoende voorlichting van de apotheek krijgen. De ontstane verwarring leidt tot inname van zowel het nieuwe middel als ook van het oude middel. Deze dubbele inname is voor de duur van de oude voorraad.

Voorkomen is beter dan genezen
Om overdosering tegen te gaan, wordt gepleid voor gebruikmaking van stickers of informatiebrieven die uitleg geven over de overstap naar het (andere) generieke middel. Het is wenselijk dat deze informatie in verschillende talen wordt aangeboden. Ter verduidelijking van de uitleg in de apotheek kan de oude vertrouwde verpakking erbij gepakt worden. Voor oudere patienten en patienten die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen kunnen medicijnrollen gehanteerd worden. Daarnaast wordt patiëntveiligheid beter gewaarborgd wanneer minder vaak preferente geneesmiddelen wijzigen.

Corina Post-Wolfert

Hof van Beroep Brussel 4 november 2013, IEFbe 761 (Gambel tegen ActuaMedica)

Merkenrecht. Beide partijen zijn actief in de verdeling van gratis tijdschriften aan de medische sector, inzonderheid aan geneesheren en geneesheerspecialisten. Gambel is houdster van de Benelux-beeldmerken DE SPECIALIST en LE SPECIALISTE. ActuaMedica maakt gebruik van de tekens 'Specialistenkrant/le Journal du Spécialiste'. Het hof veroordeelt ActuaMedica tot de staking van het gebruik van de tekens voor tijdschriften bestemd voor de medische sector.

25. [..] Het is voldoende aannemelijk dat het risico bestaat dat het relevante publiek of minstens een deel daarvan er van zal uitgaan dat het tijdschrift dat door ActuaMedica onder de titel de "Specialisten/les Spécialistes" werd uitgegeven, een tijdschrift is dat uitgegeven werd door Gambel, zijnde de houder van de merken "De Specialist/Le Spécialiste", die deze merken voor een medisch tijdschrift gebruikt heeft minstens tijdens de jaren 2002 tot 2007 en 2009 tot 2011 [..].

26. Het hof besluit dat Gambel zich nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.a BVIE om de staking te horen bevelen van het gebruik door ActuaMedica van de hiervoor afgebeelde en besproken tekens "de Specialisten/les Spécialistes".

Rechtbank Den Haag 9 april 2014, HA ZA 14-153 (Novicol Life Sciences tegen X)
Domeinnaamrecht. Proceskosten. Gedaagde was bestuurder van Novicol en registreerde een aantal domeinnamen voor Novicol. Na zijn ontslag heeft hij nog een aantal domeinnamen met de naam Novicol erin voor zichzelf geregistreerd. Novicol vordert verbod op gebruik van de domeinnamen en overdracht. Gedaagde vordert in reconventie zekerheidstelling voor de proceskosten. Omdat Novicol in China is gevestigd, en de uitzondering van 224 lid 2 Rv niet geldt, vordert gedaagde met succes zekerheidsstelling middels een onherroepelijke afroepgarantie.

De beslissing omtrent de kosten van het incident wordt aangehouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist en verwijst de zaak naar de rolzitting voor akte uitlaten sectorcompetentie.

4.4. Novicol stelt dat hij slechts zekerheid hoeft te stellen voor een bedrag van (6 punten tarief € 452,-- is) € 2.712,-- aan salaris advocaat en € 842,- aan griffierecht, omdat de regeling van artikel 224 Rv slechts ziet op de te liquideren proceskosten als bedoeld in artikel 237 Rv en dus op het liquidatietarief. De rechtbank volgt Novicol hierin niet. Het is juist dat de proceskosten waarvoor zekerheid dient te worden gesteld, beperkt zijn tot de in artikel 237 Rv bepaalde proceskostenveroordeling. Op grond van de artikelen 239 jo. 1019h Rv is die proceskostenveroordeling echter niet beperkt tot het liquidatietarief, maar kan zij in een geval van handhaving van intellectuele eigendomsrechten de volledige kosten omvatten. Dat geldt dus ook voor de zekerheidstelling van artikel 224 Rv. Nu Novicol in de hoofdzaak een beroep doet op een handelsnaamrecht (en overigens zelf een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv vordert), zouden de te liquideren proceskosten in dit geval betrekking kunnen hebben op de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.
4.5. Voor het bepalen van de hoogte van de te stellen zekerheid zal worden aangesloten bij de regeling Indicatietarieven in IE-zaken. Omdat in dit stadium van de procedure niet kan worden beoordeeld of sprake zal zijn van een al dan niet als eenvoudig aan te merken procedure en op welke wijze deze procedure zal verlopen, zal Novicol worden gelast zekerheid te stellen voor een bedrag van € 25.000,--. Anders dan [A] heeft gevorderd zal bepaald worden dat Novicol zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden.

4.6. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. Sectorcompetentie in de hoofdzaak
Novicol legt aan zijn vordering mede ten grondslag dat [A] wanprestatie heeft gepleegd door zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na te komen. Dat roept de vraag op of de zaak ingevolge artikel 93 jo.71 Rv dient te worden verwezen naar de sector kanton van de rechtbank. Novicol wordt in de gelegenheid gesteld zich hierover bij akte uit te laten, alvorens [A] voor antwoord concludeert.

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)) en Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))
Afgelopen dinsdag zijn, in Straatsburg de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten en de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aangenomen. Dit moet douane-autoriteiten meer bevoegdheden geven, de bescherming van het merk verbeteren, maar ook zorgen voor een vlotte doorvoer van generische geneesmiddelen.

Enkele citaten:

(18)  Om de bescherming van het merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te versterken, en onverminderd de WTO-regels, in het bijzonder artikel V van de GATT over vrijheid van doorvoer, moet de houder van een EU-merk derden kunnen verhinderen om waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven EU-merk . Dit dient geen afbreuk te doen aan de vlotte doorvoer van generische geneesmiddelen, overeenkomstig de internationale verplichtingen van de Europese Unie, met name zoals weergegeven in de door de WTO-ministerconferentie op 14 november 2001 in Doha aangenomen verklaring over de TRIPs-Overeenkomst en de volksgezondheid.

(18 quater)  De lidstaten nemen de juiste maatregelen om te zorgen voor een vlotte doorvoer van generieke geneesmiddelen. Daarom heeft de houder van een EU-merk niet het recht derden te verhinderen in het kader van commerciële activiteiten waren binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat op grond van een vermeende of feitelijke gelijkenis tussen de internationale generieke benaming (INN) voor het werkzame bestanddeel in het geneesmiddel en een ingeschreven merk.

(19)  Om doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van namaakgoederen , in het bijzonder wanneer deze goederen in kleine zendingen zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 608/2013 over het internet worden verkocht, moet de houder van een geldig geregistreerd EU-merk het recht hebben de invoer van dergelijke goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de namaakwaren is die met commercieel oogmerk handelt . Wanneer dergelijke maatregelen worden genomen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de personen of entiteiten die de goederen hebben besteld, worden geïnformeerd over de motieven voor die maatregelen, alsook over hun wettelijke rechten ten aanzien van de verzender

Hof van Beroep Brussel 22 november 2013, 2012/AR/3311 (Stada Arzneimittel tegen BBIE - LACTOFLORA)
Merkenrecht. Absolute weigeringsgrond. Stada heeft internationaal woordmerk LACTOFLORA ingeschreven. Haar beroep richt zicht tegen de definitieve weigering van de inschrijving van het woordmerk LACTOFLORA voor de producten en diensten in klasse 5 (farmaceutische producten). De combinatie van twee gebruikelijke (Latijnse) termen vormen geen ongewoon teken op ten opzichte van de producten waarvoor het is bedoeld. Bovendien wordt de term lactoflora al gebruik in de markt van voedingssupplementen.

5. L’OBPI expose que le signe <<Lactoflora>> est constitue sur base de la simple juxtaposition du préfixe usuel <lacto> et de la denomination gtnérique <<flora. et désigne dans son ensemble l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés en classe 5.

9.(...) Le prefix << lacto >> est issu du mot latin << lac-lactis >> qui signifie << lait >>. Ce terme est largement utilisé dans le langage courant en référence au << lait >> en raison notamment de l'intolérance d'une partie de la population au lactose, enfants ou adultes. (...)

12. Des lors que la cour a dit que le signe en cause est descriptif, il est sans utilité de verifier s’il est éventuellement distinctif. Du reste, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 3, par. 1, c) de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif an regard de ces mémes produits ou services au sens de la méme disposition sous b) de Ia directive (CJ.C.E., 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, point 86).

WIPO UDRP 2013-0995 (diet-xenical.com)
Met samenvatting van Sara Biersteker, Van Till advocaten.
Merkenrecht. Domeinnaamrecht. "Nominative fair use". Complaint denied. Opmerkelijke uitspraak, vooral nu verweerder ook niet heeft gereageerd op de eis. Verweerder gebruikt een domeinnaam, die uit de merknaam van eiser bestaat, om een eigen generiek geneesmiddel te verkopen. Eiser heeft ooit het merkgeneesmiddel “Xenical” op de markt gebracht. Na verlopen van het octrooi heeft verweerder een eigen generiek geneesmiddel gemaakt en op de markt gebracht. Verweerder gebruikt nu de merknaam in de domeinnaam om zijn eigen product te promoten/duidelijk te maken wat zijn product doet.  Dit valt volgens de geschillenbeslechter onder de zogenaamde “nominative fair use”. Deze doctrine (uit de VS) zegt dat men de merknaam van een ander mag gebruiken indien men die nodig heeft om het eigen product te omschrijven dan wel om het eigen product mee te vergelijken. Vergelijkbaar met bv. Benelux-merkenrecht dat eveneens zegt dat wanneer je accessoires of toebehoren van een bepaald merkproduct verkoopt je ook dat merk mag noemen.

“In a number of domain-name-dispute cases, the panels found that individuals or entities who had registered domain names similar to those in which a pharmaceutical company owned a trademark must be transferred or cancelled. See, e.g. F. Hoffmann-La Roche AG v. Private Whois buyvaliumg.com, WIPO Case No. D2012-0422;Hoffmann-La Roche Inc. v. ML, Matt Leavsi / WhoisGuard, WIPO Case No. D2012-0587; Sanofi-aventis v. Evangelos Sopikiotis, WIPO Case No. D2008-1459. In most of these cases, the Respondent offered to sell the brand-name drug without a license or prescription. In the cases this Panel has reviewed, the decisionmaker(s) did not consider the nominative-fair-use privilege. Indeed, a September 27, 2013 search of WIPO panel decisions found no documents using both the term "nominative fair use" and the term "generic drug."
Earlier panel decisions have, however, accepted the nominative fair use defense as a doctrine. In Nelnet Business Solutions, Inc. d/b/a FACTS Management Co. v. Andrew Goldberger, WIPO Case No. D2013-0764, a case not involving the sale of generic drugs, the panel restated the elements of nominative fair use:
"Under the three-pronged test for nominative fair use, Respondent would need to show that (1) the Complainant’s tuition-related products are not identifiable without the use of the mark; (2) only so much of the mark was used as was reasonably necessary to identify the product; and (3) Respondent did nothing that
In this case, the Panel finds that the Respondent has satisfied the three elements of the nominative fair use doctrine.”

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-328/12 (Mundipharma / OHMI - AFT Pharmaceuticals (Maxigesic)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep door de houder van het woordmerk „OXYGESIC” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1788/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 mei 2012 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „Maxigesic” voor waren van klasse 5 in te schrijven, in het kader van de oppositie die door verzoekster is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen.

37      Diese Argumentation der Klägerin vermag nicht zu überzeugen. Zum einen ist zu bemerken, dass die deutschen Wörter „Analgesie“ und „analgetisch“, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, allgemein verständlich sind und der Klageschrift zu entnehmen ist, dass die Klägerin selbst das Wort „Analgesie“ und den Ausdruck „analgetische Wirkung“ als in Deutschland bekannt bezeichnet. Aus der Verfahrensakte des HABM geht im Übrigen hervor, dass die Klägerin diese Begriffe in ihren eigenen Informationsbroschüren über die von der älteren Marke erfassten Schmerzmittel verwendet. Zum anderen ist festzustellen, dass die Endung „gesic“ den Endungen „gesie“ und „getisch“ der deutschen Wörter „Analgesie“ und „analgetisch“ ähnelt, so dass sie vom deutschen Verbraucher auch ohne den Wortanfang „anal“ als Hinweis auf diese Wörter verstanden werden kann. Unter diesen Umständen ist der deutsche Verbraucher in der Lage, die Endung „gesic“ mit Arzneimitteln mit analgetischer Wirkung in Verbindung zu bringen. Folglich hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass aus Sicht des maßgeblichen Publikums, insbesondere des deutschen Verbrauchers, die den einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsame Endung „gesic“ für solche Produkte beschreibend ist.

68      Nach alledem bieten unter Berücksichtigung des von den einander gegenüberstehenden Zeichen vermittelten Gesamteindrucks und des erhöhten Grades an Aufmerksamkeit des maßgeblichen Publikums die zwischen diesen Zeichen bestehenden Unterschiede trotz der vorliegenden Identität der in Rede stehenden Waren hinreichende Gründe dafür, die Gefahr von Verwechslungen bei diesem Publikum auszuschließen.

69      Die Beschwerdekammer hat daher eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu Recht verneint.

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-597/12P (Isdin/BHIM en Bial-Portela) - dossier
Merkenrecht. Motiveringsplicht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 9 oktober 2012, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de kamer van beroep houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBENIX” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42 tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR” voor waren van de klassen 3 en 5 is ingesteld. Het beroep wordt toegewezen.

Wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht, mag de motivering globaal zijn en moeten de waren en diensten concreet verbonden zijn dat de groep waren en diensten homogeen is. Het volstaat niet dat de waren of diensten tot dezelfde klasse behoren om van homogeniteit te spreken. Omdat het Gerecht zelf een onderscheid in eenzelfde klasse heeft gemaakt, dient zij de weigeringsgrond motiveren voor elk van de groepen; dat ontbreekt. Het Hof verwijst de zaak terug naar het Gerecht.

27      Deze mogelijkheid geldt evenwel enkel voor waren en diensten die zo rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn dat zij een categorie of groep van waren of diensten vormen die voldoende homogeen is. Het volstaat niet dat de betrokken waren of diensten tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice behoren, om van een dergelijke homogeniteit te kunnen spreken, aangezien deze klassen vaak een grote verscheidenheid van waren of diensten omvatten die niet noodzakelijk in die mate voldoende rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn (zie in die zin beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C‑282/09 P, Jurispr. blz. I‑2395, punt 40).

28      In casu heeft het Gerecht zelf een onderscheid gemaakt tussen de waren van eenzelfde klasse van de Overeenkomst van Nice, op basis van de omstandigheden waaronder deze in de handel worden gebracht. Bijgevolg moest het zijn beslissing motiveren voor elk van de groepen waren die het binnen deze klasse heeft gevormd.

29      Aangezien een dergelijke motivering ontbreekt voor de andere dan de in punt 40 van het bestreden arrest genoemde waren van klasse 5, namelijk voedingsmiddelen voor baby’s, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, kunnen de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert, en beschikt het Hof niet over voldoende elementen om zijn toezicht in het kader van de onderhavige hogere voorziening uit te oefenen.