merkenrecht  

BMM Themanummer, Themanummer Merk en geneesmiddelen, BMM Bulletin 2012-4 (winter).

In het acht jaar geleden verschenen themanummer Farma en Merkenrecht (BMM Bulletin 2004-2) lag de nadruk op de commerciële kant van de geneesmiddelenmarkt met alle interessante IE-gevolgen, die concurrentie met zich meebrengt, zoals de farmareclame, substitutie van geneesmiddelen en parallelimport.

Ditmaal heeft de redactie een meer praktische invalshoek gekozen, die de merkengemachtigde zeker zal aanspreken, zoals de totstandkoming en de ontwikkeling van het farmamerk in een streng door de overheden in het belang van de volksgezondheid gereguleerde markt.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.
Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.
Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

Pierre Konings – toen hij dit artikel schreef werkzaam bij het geneesmiddelenconcern MSD – beschrijft de ontwikkeling van een nieuw merk en de hindernissen, die daarbij te nemen zijn.

Marloes Bakker, advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap geeft een inleiding bij de Europese rechtspraak met betrekking tot de acceptatie voor inschrijving van het merk en inventariseert de rol van het Benelux Merkenbureau(BBIE) en het Europese Merkenbureau(BHIM) in registerconflicten.

Ilja Morée, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek tot slot beschrijft de strijd van de overheid om o.a. via regelgeving het op de markt brengen van vervalste en daarmee kwalitatief ondeugdelijke geneesmiddelen te voorkomen.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.

Het ontwikkelen van een geneesmiddel duurt vele jaren en kost honderden miljoenen euro’s. Dan moet de naam van dat product klinken als een klok. Namen van geneesmiddelen werden traditioneel ontworpen voor doktoren die de geneesmiddelen voorschreven en klonken wetenschappelijk. Tegenwoordig zijn namen van medicijnen steeds meer patiëntgericht en klinken abstracter zoals PROZAC (fluoxetine, Eli Lilly) tegen depressie en VIAGRA (sildenafil, Pfizer) bij erectiestoornissen. Maar hoe komen de geneesmiddelen aan hun naam? Waar moet een goede naam aan voldoen? In dit artikel geef ik een blik op merkcreatie vanuit het farmaceutisch bedrijf waarvoor ik werkzaam ben.

Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.

Merken voor geneesmiddelen zijn een categorie apart. Farmaceutische merken bevatten vaak een pre- of suffix die gerelateerd is aan de werkzame stof of het indicatiegebied van het geneesmiddel waarvoor zij bedoeld zijn. Welke invloed hebben deze elementen op de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring? Dienen zij te worden weggelaten uit de vergelijking van de tekens? Of worden zij niet als beschrijvend opgevat door het relevante publiek? Wie is eigenlijk het relevante publiek als het gaat om geneesmiddelen? En wanneer moeten geneesmiddelen als ‘soortgelijk’ worden beschouwd? Dit artikel geeft een inleiding op deze onderwerpen aan de hand van Europese rechtspraak en onderzoekt in het bijzonder hoe het BBIE en het BHIM omgaan met merken voor geneesmiddelen in registerconflicten.

Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

In de EU is sprake van een toename van geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. Deze middelen zijn uit het oogpunt van de Europese geneesmiddelenwetgeving illegaal omdat zij niet voldoen aan de communautaire voorschriften voor geneesmiddelen. Vervalste geneesmiddelen dienen te worden onderscheiden van andere illegale geneesmiddelen, alsmede van middelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Voorts mogen producten met onbedoelde kwaliteitsgebreken als gevolg van fabricage- of distributiefouten niet met vervalste geneesmiddelen worden verward.

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

In navolging van LS&R 309. De Australische merkenautoriteiten weigerden het merk ZELCIVOL van Boehringer Ingelheim in klasse 5 voor farmaceutische preparaten omdat de merknaam de INN stem OL bevat (section 43 van de Merkenwet 1995). Een merknaam mag volgens deze wet geweigerd worden als deze bestaat uit een INN stem en dit voor verwarring of misleiding zorgt met de aangevraagde warenomschrijving. Boehringer tekent bezwaar aan en wordt in het gelijk gesteld. De uitspraak geeft duidelijke handvaten hoe met INN stems in merken omgegaan moeten worden.

Het merk ZELCIVOL wordt in eerste instantie geweigerd omdat deze onder andere het element OL bevat. Dit element wordt in de lijst van de World Health Organisatie genoemd als een gebruikelijke INN stem dat verwijst naar Alcohol en Phenol. Voor meer achtergrond informatie, zie het artikel Merken- en gezondheidsautoriteiten meer op een lijn.

Een merknaam mag geweigerd worden wanneer het een INN stem bevat en dit tot verwarring of misleiding kan leiden in combinatie met de waren uit klasse 5. Het merk ZELCIVOL is aangevraagd voor farmaceutische preparaten en heeft dus geen specifieke medische indicatie. Het merk zou wel geaccepteerd worden als de warenomschrijving op een zodanige wijze gelimiteerd is dat het product een Alcohol of Phenol functionaliteit in de molecuul structuur heeft.

Boehringer liet het er niet bij zitten en voerde argumenten aan waarom ZELCIVOL wel geaccepteerd moest worden. De beoordelaar hield de beoordeling van het merkenbureau tegen het licht. Zo bekeek zij de uitzonderingsregel. Een INN stem in een merknaam is namelijk wel toegestaan (1) wanneer het een betekenis heeft. En (2) als een INN stem op een zodanige wijze in de naam is verwerkt dat deze niet wordt opgemerkt als een INN stem. De beoordelaar keek tevens naar de bestaande merken en zag een inconsistentie voor wat betreft de acceptatie van merken met een INN stem zoals OL die zonder beperking geaccepteed zijn.

De beoordelaar bepaalde dat de merknaam ZELCIVOL in zijn geheel beschouwd moet worden. De naam ZELCIVOL is op te vatten als een merknaam en niet als een stofnaam. Hierbij nam de beoordelaar ook mee dat andere nationale merkenbureaus het merk ZELCIVOL al wel hadden geaccepteerd.

Het merkenbureau buigt zich nu over hun handelswijze van merknamen in klasse 5 die bestaan uit een INN stem. De beoordelaar heeft een lijst opgesteld die een verdere nuancering geeft hoe om te gaan met de uitzonderingsregel (wanneer een merk dus wel geaccepteerd moet worden). Dit is wanneer:

• Een suffix een algemeen bekende afkorting is, anders dan een INN stem (zoals: AL = Albanie)
• De INN stem niet meer dan 2 tot 3 letters heeft (zoals: kin, ol al, ur, vir),
• Het merk nog meer voor de hand liggende suffixen bevat (zoals: som, one)
• De INN stem op een zodanige manier gebruikt wordt dat het element niet als INN stem wordt opgevat (zoals: ZELCIVOL. Gelet moet dan worden op de klemtoon, toevoeging van mede- of klinkers aan het element, lengte van het woord, etc).

Gelukkig blijkt maar weer dat de medicinale soep toch niet zo heet wordt gegeten als deze wordt toegediend. Toch moeten we afwachten hoe deze liberalere koers wordt opgepakt door het Australische merkenbureau. De farmaceutische industrie kan met bovengenoemde uitspraak voorzichtig weer ademhalen wanneer zij in hun creatieve proces bezig zijn merknamen te ontwikkelen.

Vzr. Rechtbank Arnhem 9 november 2012, LJN BY5011 (CareFusion tegen Medical Technology Transfer B.V.)

MTT heeft als distributeur van (rechtsvoorgangers van) CareFusion in Nederland de verkoop verzorgd van Infant Flow, een systeem dat de ademhaling van pasgeborenen ondersteunt. De opzegging distributieovereenkomst is conform overeenkomst na looptijd van 3 jaar, met inachtneming van opzegtermijn van tenminste 3 maanden op juiste wijze gedaan.

Nu vordert CareFusion dat MTT niet langer gebruikmaakt maken van de handelsmerken, logo´s en rechten gerelateerd aan het product en de distributieovereenkomst en overdracht van alle (in haar naam staande) handelsmerken, logo´s en rechten. Gezien de rechtsgeldige opzegging van de distributieovereenkomst heeft MTT geen recht op of belang bij de intellectuele eigendomsrechten betreffende de producten geleverd onder de distributieovereenkomst. Nu CareFusion in verband met het onweersproken doel en gebruik van haar medische producten en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s er recht en belang bij heeft te weten waar haar medische producten zich bevinden, dient MTT de namen en adressen van alle afnemers die van MTT Infant Flow producten hebben betrokken vanaf 1998 te verstrekken.

4.6.    Daarmee ligt de vraag voor wat de gevolgen zijn van de beëindiging van de distributieovereenkomst. CareFusion doet in dit verband een beroep op het bepaalde in artikel 15 distributieovereenkomst. Ook ten aanzien daarvan heeft zij een op zichzelf door MTT niet-betwiste legal opinion in het geding gebracht (productie 17 bij dagvaarding).

In deze legal opinion wordt tot de slotsom gekomen: ‘clause a5 (bedoeld moet zijn: 15,vzr) of the Distribution Agreement is enforceable under English law and none of the limitations which may restrict the parties’ ability to contract freely apply in this case.’ Artikel 15 distributieovereenkomst is aldus maatgevend voor de handelingen die MTT heeft te verrichten of juist heeft na te laten in verband met de beëindiging van de distributie-overeenkomst. In het kader hiervan zal zij, naast het verrichten van andere handelingen, onder meer gegevens met betrekking tot haar klantenbestand moeten verstrekken aan CareFusion, en zal MTT geen gebruik meer mogen maken van de– onweersproken – intellectuele eigendommen van CareFusion, één en ander zoals hierna, mede ter voorkoming van executieperikelen, wordt bepaald. Daarbij zal de gevorderde dwangsom beperkt worden als volgt.

4.7.    Nu CareFusion in verband met het onweersproken doel en gebruik van haar medische producten en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s er recht en belang bij heeft te weten waar haar medische producten zich bevinden, is in het verlengde daarvan haar spoedeisend belang bij de hierna te treffen voorzieningen voldoende gegeven.

De voorzieningenrechter

5.1.    veroordeelt MTT haar medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de distributieovereenkomst, in die zin dat zij,
a) binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de navolgende handelingen dient te verrichten:
-    het verstrekken van de namen en adressen van alle afnemers die van MTT Infant Flow producten hebben betrokken vanaf 1998, met vermelding van serienummers, aantallen alsmede de locatie van deze producten indien deze zijn doorgeleverd
-    het terugverkopen van de door CareFusion aan MTT geleverde producten conform artikel 15.2 distributieovereenkomst;
-    het vernietigen van producten conform artikel 15.3 distributieovereenkomst;
-    het afzeggen/intrekken van reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde orders betreffende de Infant Flow producten;
-    het verwijderen van alle externe verwijzingen naar de distributierelatie tussen MTT en CareFusion;

b) vanaf de betekening van dit vonnis niet langer gebruikmaakt van alle handelsmerken, logo’s en rechten gerelateerd aan de Infant Flow producten en de distributieovereenkomst;

Gerecht EU 28 november 2012, zaak T-29/12 (Alva management / OHMI  - BenQ Materials (Daxon))

Gemeenschapsmerk - vernietiging van de beslissing R 2191/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 9 november 2011, waarbij is verworpen het oppositieberoep tegen de beslissing rondom het woordmerk DALTON voor waren van de klassen 3, 5, 18, 25, 35, 41 en 44 op basis van ouder gemeenschapswoordmerk DAXON. Beroep wordt verworpen. De opmerkzaamheid van vaklui is hoog voor kunsthuid voor chirurgische doeleinde en farmaceutische huidverzorgingsproducten.

41 Dieses Vorbringen ist jedoch als ins Leere gehend zurückzuweisen. Selbst wenn man nämlich annähme, dass die von der angemeldeten Marke und die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren ähnlich seien, änderte dies nichts an der Richtigkeit der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung in Bezug auf das Fehlen von Verwechslungsgefahr für diese Waren. Die maßgebenden Verkehrskreise bestehen nämlich, wie in den Randnrn. 22 und 23 des vorliegenden Urteils dargelegt, aus Fachleuten, deren Aufmerksamkeit hoch ist, und die Beschwerdekammer ist zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass selbst für identische Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe.

42 Hieraus folgt, dass das Vorbringen der Klägerin, wonach die „künstliche Haut für chirurgische Zwecke“ und die pharmazeutischen Hautpflegeprodukte ähnlich seien, als ins Leere gehend zurückzuweisen ist, ohne dass ein Vergleich dieser Waren vorgenommen zu werden brauchte (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2011, Galileo International Technology/HABM – Galileo Sistemas y Servicios [GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS], T‑488/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 50 und 51).

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

Het Australische merkenbureau gaat voortaan farmaceutische, veterinaire of pesticide merknamen uit klasse 5 weigeren die mede bestaan uit een INN stem in het geval dat deze misleidend zijn of verwarring veroorzaken. Is dit een goed ontwikkeling of moet deze beoordeling alleen aan de gezondheidsautoriteiten overlaten?

INN staat voor International Nonproprietary Name oftewel de stofnaam van een medicijn. Een voorbeeld van een INN of stofnaam is bijvoorbeeld Desloratadine; een antihistaminicum dat de symptomen van hooikoorts tegen gaat. De merknamen van dit hooikoorts geneesmiddel zijn bijvoorbeeld NeoClarityn, Claramax, Clarinex en Aerius.Een stofnaam zoals Desloratadine kan niet als merk worden geregistreerd omdat deze naam vrij moet zijn in gebruik.

Medicijnen die uit dezelfde therapeutische groep of chemische klasse komen, hebben over het algemeen eenzelfde soort woordelement in hun stofnaam. Dit element noemen we een “stem”. Dus de stofnaam Desloratadine komt uit de therapeutisch groep van Histamine-H1 recepteptor antagonisten. Alle stofnamen uit deze groep eindigen op –tadine. De INN stem van desloratadine is dus TADINE.

Wordt TADINE gebruikt in een merknaam dat niet als anti hooikoorts middel bedoelt is, dan is dit misleidend en zal het merk in Australië door het merkenbureau geweigerd gaan worden. Dit is op zich een goede ontwikkeling omdat dit in lijn ligt met de voorschriften van de World Health Organization (WHO). Dus deze manier van beoordelen komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de algemene richtsnoer van de WHO staat dat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd moet worden en merken niet afgeleid mogen zijn van de INN naam of van de INN stem. In theorie gaan de WHO richtsnoeren dus zelfs nog een stapje verder, maar dit wordt in de praktijk niet op deze manier uitgevoerd. Gezondheidsautoriteiten oordelen meer op de manier zoals de Australische merkautoriteiten van plan zijn te gaan doen.

De meeste INN stems bestaan uit meerdere lettergrepen maar er zijn ook korte INN stems zoals –al, -dan, -ast, -ine, –kin etc. Het ligt dan aan de lengte van het merk en hoe deze is opgebouwd of het een dergelijk woordelement als INN wordt opgemerkt. Het element kin dat wordt gebruikt als “skin” zal niet als een INN stem opgevat worden. Het is op zich een goede ontwikkeling dat de merkenautoriteit dezelfde regeling toepast als een gezondheidsautoriteit. De houder van het farmamerk kan beter in een vroeger stadium een afwijzing van zijn merk krijgen als in het stadium van productregistratie. Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is dat een merkenautoriteit op de stoel gaat zitten van een gezondheidsautoriteit. Het is de vraag in hoeverre een merkenautoriteit in staat is eenzelfde oordeel te vellen als iemand met een medische achtergrond bij een gezondheidsautoriteit. Het is daarom aan te raden dat een merkenautoriteit samenwerkt met de eigen gezondheidsautoriteit als het gaat om de beoordeling van farmaceutische merknamen.

Bij de Benelux merkenautoriteiten noch bij de Europese merkenautoriteiten speelt deze discussie en worden merknamen niet op INN stems gecheckt. We houden de ontwikkeling in Australië nauwlettend in de gaten aangezien deze manier van merkbeoordeling snel over kan slaan naar Europa.

Corina Wolfert

Gerecht EU 9 oktober 2012, zaak T-366/11 (Bial-Portela / OHMI - Isdin (ZEBEXIR))

 Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBINIX”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1212/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 april 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR”, voor waren van de klassen 3 en 5. De voorziening wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd. In tegenstelling tot wat de Board of appeal meent, is de visuele gelijkenis van de tekens gemiddeld overeenstemmend. Aangezien de producten in supermarkten staan en door consumenten worden gekozen op basis van visueel onderzoek van de verpakking. Dat betekent dat de visuele gelijkenis van de tekens van bijzonder belang is. Er is verwarringsgevaar. Ook op IPKat.

39 In the present case, the Board of Appeal found that, despite the common elements of the marks, their phonetic and visual differences were sufficiently relevant to exclude any likelihood of confusion, even for identical goods.

40 However, contrary to what the Board of Appeal found, the signs at issue have an average degree of similarity, particularly visually. In that respect, account must also be taken of the fact that the goods in Class 3 and a large proportion of the goods in Class 5 (namely food for babies, materials for dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides), designated by the marks at issue, are normally marketed on display in supermarkets and therefore chosen by the consumers after a visual examination of their packaging, which means that the visual similarity of the signs is especially important. It must therefore be found that there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.

WIPO Panel Decision (Christopher J. Pibus) 9 augustus 2012, D2012-1117 (Dotmed.com tegen Hexap c.s.)

Met een analyse door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.

Als randvermelding, eerder gepubliceerd als IE-Forum nr. IEF 11744. Domeinnaamrecht. Ter promotie van de kandidatuur voor de gTLD zijn de registraties van de verwarringwekkend overeenstemmende dotmed-aanvragen toegestaan.

Ruim een maand geleden schreef ik over de aanstaande introductie van de nieuwe generieke topleveldomeinnamen (“gTLDs”) IEF 11623 [titel: Meer .love dan .sex....]. In een recente WIPO-procedure staat DOTMED.COM INC. (hierna: Dotmed) tegenover Hexap en Promopixel SARL (hierna Hexap), één van de aanvragers van een nieuwe gTLD. Dotmed handelt in nieuwe en gebruikte medische apparatuur en onderhoudt hiervoor een veiling website (zie dotmed.com). Dotmed is onder meer houdster van de merken DOTMED en DOTMED.COM.

Hexap is verbonden aan het webhosting bedrijf Promopixel en heeft recentelijk bij het ICANN een aanvraag gedaan voor het generieke topleveldomein (gTLD) < .med >. Zij heeft voor deze gTLD concurrentie van drie andere aanvragers. Hexap heeft naast deze aanvraag de volgende domeinnamen geregistreerd: < aboutdotmed.com >, < thedotmed.com > en < supportdotmed.com > .

Dotmed klaagt dat deze domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmend zijn met haar merk DOTMED. De geschillenbeslechter van het WIPO is het op dit punt met Dotmed eens. De enkele toevoeging van “about”, “the” en “support” aan het merk DOTMED maakt geen relevant verschil. Hexap stelt echter dat zij een legitiem belang heeft bij de geregistreerde domeinnamen. Zij heeft de domeinnamen namelijk geregistreerd om haar aanvraag voor de gTLD <.med> te promoten. Op < aboutdotmed.com > wordt gedetailleerd uitleg gegeven over het “.med Project” en de kandidatuur van Hexap voor deze gTLD.

Hexap stelt verder dat gezien het feit dat op dit moment geen enkele domeinnaam een <.> (dot) kan omvatten als deel van de naam, zij wel gedwongen was om de fonetische variant te gebruiken, te weten “dotmed”. Het WIPO gaat hier in mee en overweegt dat het voor Hexap niet mogelijk was om de domeinnamen <about.med.com>, <support.med.com> en <the.med.com> te registreren, en dat het daarom redelijk is dat zij de punt <.> voluit schreef als <dot>.

Dit is enigszins opmerkelijk, omdat het wel degelijk mogelijk is om de domeinnamen < about.med.com > etc. te gebruiken. Dat Hexap hiertoe niet in staat was komt niet doordat domeinnamen geen <.> kunnen omvatten - zoals Hexap had gesteld en door het WIPO werd geaccepteerd - maar doordat het (second level) domein <med.com> al in handen is van een derde partij (Trentville Corporation N.V).

De geschillenbeslechter van het WIPO komt uiteindelijk tot de conclusie dat Hexap de domeinnamen inderdaad heeft geregistreerd om het publiek te kunnen informeren over haar <.med> gTLD project en dat zij daarbij een legitiem belang heeft. Hierbij speelt het feit dat Hexap drie concurrenten heeft voor de betreffende gTLD ook een rol. De klacht van Dotmed wordt afgewezen, en zij moet - in ieder geval voorlopig – met lede ogen toezien dat Hexap de drie domeinnamen blijft gebruiken.

Zustersites IE-Forum.nl en Reclameboek.nl hebben overzichten gepubliceerd met voor de praktijk relevante rechtspraak van het HvJ EU vanaf voorjaar 2010, inclusief conclusies en aanhangige prejudiciële vragen. Deze zullen dienst doen als living document: steeds als er arresten zijn gewezen, conclusies zijn genomen of verzoeken zijn neergelegd wordt dit overzicht bijgewerkt (in deze serie: auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht (incl. ABC) en reclamerecht).

Inhoudsopgave
A. HvJ EU
B. Gerecht EU
C. Conclusies AG HvJ EU
D. Aanhangige prejudiciële vragen
E. Hogere voorziening (verzoek)
F. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
G. Aanhangig bij het Gerecht EU

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 augustus 2012, zaaknr, 422692, KG ZA 12-697 (Wiegand AG tegen Logimedical B.V.)

Afgelopen distributieovereenkomst. Slaafse nabootsing. Geen auteursrechtinbreuk op de promotionele afbeeldingen.

Wiegand ontwikkelt en verhandelt o.a. medicijnverdeelwagens (Flexline). Zij heeft met Logimedical een exclusieve distributieovereenkomst die wordt opgezegd. Logimedical ontwikkelt sindsdien medicijnwagens onder het merk EUROMODUUL. Ter promotie van de medicijnwagens heeft zij een folder gebruikt waarin afbeeldingen zijn opgenomen (zie uitspraak, r.o. 2.3 en 2.11).

Naar voorlopig oordeel moeten de Euromoduul-medicijnwagens van Logimedical worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Flexline-medicijnwagens van Wiegand. Deze vordering wordt onder last van een dwangsom toegewezen.

Betreft de afbeeldingen: die stemmen onvoldoende overeen met de afbeeldingen die Wiegand gebruikt in haar brochure. Deze vordering wordt afgewezen.

Betreft het merkgebruik: Logimedical is, zo is niet in geschil, gerechtigd om het WIEGAND-merk op haar website te gebruiken, omdat zij nog altijd WIEGAND-producten verkoopt en daartegen is geen bezwaar. Het is niet aannemelijk gemaakt dat Logimedical het Wiegandmerk gebruikt (heeft) voor haar Euromoduul-medicijnwagens. Deze vordering wordt afgewezen. Wel dient zij de aanduiding "exclusief distributeur en partner" te verwijderen van haar website.

4.4. Logimedical heeft naar voorlopig oordeel met haar Euromoduul-medicijnwagens onvoldoende afstand gehouden van de Flexline-medicijnwagens. Niet in geschil is dat het  uiterlijk van de Euromoduul-medicijnwagens en de Flexline-medicijnwagens overeenstemt. Logimedical heeft zelf aangevoerd dat zij zich na de beëindiging van de distributierelatie met Wiegand genoodzaakt heeft gezien snel een "vergelijkbaar product" op de markt te brengen om haar klanten te kunnen behouden. De Euromoduul-medicijnwagens zijn qua vormgeving echter meer dan vergelijkbaar met de Flexline-medicijnwagens. De vormgeving is vrijwel identiek. Gegeven die grote mate van overeenstemming is voorshands voldoende aannemelijk dat daardoor verwarring kan ontstaan in de markt, mede gelet op het feit dat Logimedical tot recent de exclusief distributeur van onder meer de Flexline-medicijnwagens was en zij de Flexline-medicijnwagens nog altijd aanbiedt.

4.5. Het volgens Logimedical belangrijkste verschil, een topblad van roestvrij staal in plaats van sanitized kunststof, kan niet leiden tot een ander oordeel. Tussen partijen staat namelijk vast dat Wiegand haar Flexline-medicijnwagens uitrust met diverse topbladen, waaronder topbladen van roestvrij staal. De overige verschillen die Logimedical heeft genoemd, te weten geborsteld in plaats van glanzend roestvrij staal, iets grotere bumpers en een iets smallere handgreep, zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend. Mede gezien de diversiteit van de op de markt beschikbare medicijnwagens moet voorshands worden aangenomen dat Logimedical op veel meer onderdelen evengoed een andere weg had kunnen inslaan.

4.6. Het betoog van Logimedical dat zij genoodzaakt was om op korte termijn een alternatief product te ontwikkelen voor haar klanten omdat Wiegand de distributierelatie onregelmatig heeft beëindigd, moet worden gepasseerd. De gestelde onregelmatige beëindiging rechtvaardigt naar voorlopig oordeel niet dat Logimedical een slaafse nabootsing van producten van Wiegand op de markt brengt. Daar komt bij dat in dit kort geding niet kan worden uitgegaan van een onregelmatig beëindiging van de distributierelatie omdat Logimedical in de settlement agreement van 28 november 2011 heeft ingestemd met de voorwaarden waaronder de distributierelatie is beëindigd.

Afbeeldingen
4.8. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van een auteursrechtinbreuk met betrekking tot de afbeeldingen die Logimedical gebruikt in haar folder. Die afbeeldingen stemmen onvoldoende overeen met de afbeeldingen die Wiegand gebruikt in haar brochure. Daarbij staat voorop dat de overeenstemming ten minste gedeeltelijk wordt verklaard door het feit dat het gaat om afbeeldingen van een nagenoeg identiek product, te weten de medicijnwagens van Wiegand en Logimedical, en dat die afbeeldingen eenzelfde doel dienen, te weten het tonen van specifieke details van dat product in reclamemateriaal. Daarnaast heeft Logimedical gewezen op een aantal verschillen tussen de afbeeldingen, zoals het gebruik van andere kleuren, andere uitsnijdingen en het gebruik van een gespiegelde weergave. Mede gelet op het feit dat Wiegand niet heeft toegelicht wat de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar afbeeldingen zijn, is van inbreuk naar voorlopig oordeel geen sprake.

Merkgebruik
4.10. Naar voorlopig oordeel is evenmin sprake van merkinbreuk. In dit verband staat voorop dat niet in geschil is dat Logimedical gerechtigd is om het WIEGAND-merk te gebruiken op haar website, omdat Logimedical nog altijd WIEGAND-producten verkoopt. Op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft Wiegand ook bevestigd dat zij daar geen bezwaar tegen heeft. Het probleem is volgens Wiegand dat Logimedical het Wiegandmerk ook heeft gebruikt voor haar Euromoduul-medicijnwagens. Dat laatste heeft Wiegand echter voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt.

HvJ EU 28 juli 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10 (Orifarm c.s. tegen Merck Sharp Dohme en Paranova c.s. tegen Merck Sharp Dohme)

Met eerdere conclusie A-G Y. Bot (LS&R 125). Prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken.

Merkenrecht. Ompakken van parallel ingevoerde geneesmiddelen. Uitleg ompakkingsjurisprudentie Hoffmann-La Roche (23 mei 1978), Pfizer (3 december 1981), MPA Pharma und Bristol-Myers Squibb (11 juli 1996).

Hof verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een aan een farmaceutisch product dat parallel wordt ingevoerd verbonden merk, zich niet op basis van deze bepaling kan verzetten tegen de verdere verhandeling van dit omgepakte product op de enkele grond dat de nieuwe verpakking als ompakker niet de onderneming vermeldt die dit product in opdracht daadwerkelijk heeft omgepakt en die over een vergunning beschikt om dit te doen, maar de onderneming die de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product is, volgens de instructies waarvan de ompakking is verricht en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

Vragen:

1. Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een onafhankelijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf – en niet de onafhankelijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht – op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?
2. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?
3. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?
4. Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld
a)      dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en
b)      dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a.[, reeds aangehaald])?
5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

Citaten

31. De merkhouder heeft er dan ook geen rechtmatig belang bij te eisen dat de naam van de daadwerkelijke ompakker van het product op de verpakking wordt vermeld om de enkele reden dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dit product aantasten kan en dus eventueel de merkrechten kan schaden.

32. Het belang van de merkhouder bij het behoud van de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product wordt immers voldoende beschermd door de in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte voorwaarde dat is aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dat product niet kan aantasten. In omstandigheden als die in de hoofdgedingen moet dit worden aangetoond door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, volgens wiens instructies de ompakking heeft plaatsgevonden en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

33      Merck betoogt echter dat het voor de bescherming van de consument noodzakelijk is dat de naam van de daadwerkelijke ompakker op de verpakking van het omgepakte product is vermeld. Het is volgens haar immers in het belang van de consument dat hij de naam van die onderneming kent, met name wanneer hij krachtens zijn nationale recht niet alleen tegen de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, maar ook tegen de ompakker een vordering kan instellen wanneer hij door de ompakking schade heeft geleden.34. Uit de bewoordingen van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 blijkt duidelijk dat de uitzondering op het in deze bepaling neergelegde beginsel van de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt is tot de bescherming van de rechtmatige belangen van de merkhouder, terwijl de specifieke bescherming van de rechtmatige belangen van de consument door andere rechtsinstrumenten wordt verzekerd.