rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juli 2014, LS&R 938 (Syngenta tegen Octrooicentrum Nederland)
Uitspraak ingezonden door Martijn de Lange , Octrooicentrum Nederland. ABC. Octrooi. Octrooicentrum Nederland heeft Syngenta in 2005 een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) verleend voor het product thiamethoxam (een gewasbeschermingsmiddel). Syngenta verzoekt om verlenging van het ABC. Dit is door het Octrooicentrum niet-ontvankelijk verklaard. Tegen het besluit van verweerder heeft Syngenta beroep ingesteld en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen om de aanvullende bescherming te doen herleven. De voorzieningenrechter verklaart het beroep ongegrond en wijst de voorlopige voorziening af.

Overwegingen
De voorzieningenrechter wijst er op dat in de zaak die tot het voorgenoemde arrest Kühne & Heitz heeft geleid, de onderneming alle haar ter beschikking staande rechtsmiddelen had uitgeput, terwijl in het onderhavige geval verzoekster geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit van 5 december 2005.
De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat, aangezien het besluit van 5 december 2005 definitief is geworden zonder in rechte te zijn aangevochten, het arrest Kühne & Heitz geen rechtsregel geeft die verweerder verplicht om de bestuursrechtelijke procedure te heropenen met het oog op het terugkomen van een eerder genomen besluit. (...)

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hetgeen door verzoekster is aangevoerd geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden betreft die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding zouden moeten geven. Verweerder heeft daarbij niet ten onrechte gewezen op het rechtszekerheidsbeginsel, welke onder meer meebrengt dat de belangen van derden zouden kunnen worden geschaad indien zou worden overgegaan tot een verlenging van de, inmiddels overigens al verlopen, expiratieduur.
Verzoekster heeft enkele besluiten van verweerder overgelegd waarin verweerder op verzoek van de belanghebbende de duur van het octrooi heeft verkort. Daarmee heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat verweerder in redelijkheid ook een beleid zou moeten hebben waarin de in rechte vaststaande duur van een octrooi op verzoek van de belanghebbende kan worden verlengd.(...)

Rechtbank Den Haag 21 mei 2014, LSenR 904 (Sanofi-Aventis tegen Amylin)
Uitspraak ingezonden door Simon Dack, Judith Krens en Peter van Schijndel, Hoyng Monegier. Eerder gepubliceerd als IEF 13864. De Rechtbank vernietigde in het tussenvonnis [IEF 13234] een deel van de productconclusies 20 - 26 van EP 0 996 459 B1 voor zover die meer inhielden dan het tweede hulpverzoek. Partijen laten zich uit over de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20-26 heeft voor conclusie 27 en over de verhouding tussen het tweede hulpverzoek en conclusie 27. Partijen zijn het erover eens dat het tweede hulpverzoek leidt tot onduidelijkheid over de inhoud van conclusie 27 en dat deze daarom ontoelaatbaar is op grond van 84 EOV. Amylin heeft voorgesteld de onduidelijkheid op te lossen door een nadere wijziging van conclusie 27. Het verzet hiertegen wegens strijd met goede procesorde wordt gehonoreerd en de rechtbank verklaart (ook) conclusie 27 nietig.

2.7 De rechtbank is met Sanofi van oordeel dat de nadere wijziging niet toelaatbaar is omdat die te laat naar voren is gebracht. Sanofi heeft terecht opgemerkt dat de akte na het tussenvonnis niet was bedoeld om (weer) een nieuwe conclusie te introduceren, maar uitsluitend om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de inhoud en geldigheid van de op dat moment voorliggende conclusie 27 in het licht van de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20 – 26 en het tweede hulpverzoek van Amylin. Nadere wijzigingen had Amylin eerder kunnen en moeten aanvoeren, bijvoorbeeld direct bij het indienen van het tweede hulpverzoek. Als nu nog een nieuwe conclusie zou worden toegestaan, zou dat meebrengen dat Sanofi de gelegenheid zou moeten krijgen om daar eventuele geldigheidsbezwaren tegen aan te voren, waarna Amylin daarop weer zou moeten kunnen reageren. Daarvoor is in dit stadium van de procedure geen ruimte meer. De rechtbank zal daarom conclusie 27 van het Nederlandse deel van EP 459 volledig nietig verklaren.

De rechtbank
3.1. vernietigt conclusie 20 en de daarvan afhankelijke conclusie 21-26 van het Nederlandse deel van EP 459 voor zover die meer inhouden dan het in 3.4.2. van het tussenvonnis weergegeven tweede hulpverzoek;
3.2. vernietigt conclusie 27 van het Nederlandse deel van EP 459;

3.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

Hof Den Haag 22 april 2014, LSenR 903 (Ferring tegen Reprise Biopharmaceutics)
Splitsingincident in octrooizaak. Compensatie proceskosten (artikel 208 lid 3 Rv). Ferring vordert de splitsing van de aanhangige beroepsprocedure, zodat de inbreukvorderingen worden afgesplitst en worden aangehouden totdat in de opeisingszaak LSenR 892 is beslist. Het Ne bis in idem-verweer faalt, omdat deze eerdere in het tussenarrest afgewezen incidentele vordering niet dezelfde strekking had als de voorliggende incidentele ‘splitsings’-vorderingen. Dit incident en het ‘bezwaar eisvermeerdering’-incident hangen nauw met elkaar samen en het hof acht het gerechtvaardigd om de kosten te compenseren.

2. (...) Ferring heeft deze incidentele vordering als volgt toegelicht. De opeisingsvordering van [verweerders] wordt betwist door Ferring die immers stelt octrooihouder te zijn. Nu Ferring tegelijkertijd wordt aangesproken wegens inbreuk op dit octrooi, wordt zij in een positie gebracht waarin zij zich moet verdedigen tegen haar eigen octrooi. Dit kan in deze stand van het geding niet van Ferring worden gevergd. Ferring heeft er derhalve belang bij dat eerst in de onderhavige procedure komt vast te staan of [verweerders] aanspraken kunnen doen gelden op EP 534 en dat pas daarna een eventuele inbreukprocedure wordt uitgeprocedeerd (punten 6 en 12 IMS, punt 15 PA).

8. Bij pleidooi (buiten de pleitnota om) heeft Ferring gepreciseerd dat als zij – bij wege van verweer tegen de inbeukvorderingen – thans het standpunt zou innemen dat het octrooi nietig is, zij haar eigen octrooi zou 'kapotmaken'. Naar het oordeel van het hof kan in redelijkheid inderdaad niet van Ferring worden gevergd dat zij de nietigheid van het octrooi bepleit zolang nog niet is vastgesteld dat zij niet de volledig en enige rechthebbende daarop is. Zij wordt derhalve in haar verweer tegen de inbreukvorderingen ernstig bemoeilijkt wanneer deze vordering tegelijkertijd met de opeisingsvordering zou worden behandeld.

9. (...) Artikel 138 lid 1 Rv voorziet in de mogelijkheid om de zaak in conventie of die in reconventie vroeger te kunnen afdoen, en dus in de mogelijkheid om de conventie en de reconventie te splitsen in enge zin, zie ook de voorganger van artikel 138 Rv, artikel 252 Rv (oud), met name het woord ‘eveneens’ in de eerste zinsnede van lid 2 daarvan. Niet valt in te zien waarom dit bij objectieve cumulatie anders zou zijn.

14. Ferring had, zoals in het eerder besproken ‘ne bis in idem’-verweer van [verweerders] ligt besloten, haar splitsingsincident – in subsidiaire vorm – tegelijkertijd met het in rov. 6 omschreven eerdere niet-ontvankelijksheidsincident kunnen instellen, zulks in overeenstemming met het in artikel 208 lid 3 Rv neergelegde uitgangspunt. Er is daarom aanleiding om Ferring in de kosten van het splitsingsincident te veroordelen, zie Parlementaire Geschiedenis Herziening Rv, p. 381. In het ‘bezwaar vermeerdering van eis’-incident is er daarentegen aanleiding om [verweerders] als de in het ongelijk gestelde partijen, in de kosten te veroordelen. In aanmerking ook nemend dat het splitsingsincident en het ‘bezwaar vermeerdering van eis’-incident nauw met elkaar samenhangen – [verweerders] hebben hun eis voorwaardelijk vermeerderd naar aanleiding van het door Ferring opgeworpen splitsingincident en het incident ‘bezwaar vermeerdering eis’ is derhalve een rechtstreeks gevolg van dat incident – acht het hof het gerechtvaardigd om het een tegen het ander weg te strepen en in deze beide incidenten, gezamenlijk beschouwd, de kosten te compenseren, in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt. Dit strookt met de totaaluitkomst van beide incidenten, dat iedere partij gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, Ferring omdat haar primaire vordering tot splitsing in enge zin niet is toegewezen – in het bijzonder is niet toegewezen het onderdeel daarvan dat pas wordt geoordeeld over de inbreukvorderingen nadat de beslissing over de opeisingsvordering in kracht van gewijsde is gegaan – en [verweerders] omdat zij zich zonder succes hebben verweerd tegen Ferrings subsidiaire splitsingsvordering en ‘artikel 130 lid 1 Rv’-bezwaar.

15. Ten overvloede wordt nog overwogen dat de vordering van Ferring – die zelf bezwaar maakt tegen het door [verweerders] gevorderde bedrag – voor het door haar opgevoerde bedrag van maar liefst € 83.783,62 niet toewijsbaar zou zijn. Gezien de tamelijk eenvoudige aard van de onderhavige kwesties wekt dat bedrag een surrealistische indruk. Ferring lijkt met die vordering over het hoofd te zien dat artikel 1019h Rv een redelijkheids- en evenredigheidstoets behelst.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:GHDHA:2014:1358 (link)

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2014, LSenR 902 (Novartis tegen Sun Pharmaceutical)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst, Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans. Novartis is houdster van delen van het Europese octrooi EP 1 296 689 voor een “Method of administering bisphosphonates”. Sun heeft van het CtBG een marktvergunning verkregen voor Nederland met betrekking tot generiek zoledroninezuur. Eerder Amerikaans octrooi openbaart de geclaimde uitvinding niet direct en ondubbelzinnig, beroep op prioriteit faalt. Dat de bodemrechter het octrooi nietig zal verklaren, vanwege gebrek aan nieuwheid, wordt onderstreept door het feit dat Britse bodemrechter in twee instanties de nietigheid heeft uitgesproken.

4.5. Novartis kan naar voorlopig oordeel geen beroep doen op de prioriteit van US 689 omdat de in conclusie 7 van het octrooi geclaimde uitvinding niet direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in US 689. Meer specifiek openbaart US 689 niet direct en ondubbelzinnig het in conclusie 7 geclaimde doseringsbereik in combinatie met intraveneuze toediening.

4.7. Voorshands kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman intraveneuze toediening zonder meer zou inlezen in de hiervoor geciteerde paragraaf. US 689 leert namelijk juist dat de daarin beschreven bisfosfonaten op uiteenlopende manieren kunnen worden toegediend. (...)

4.8. (...) In ieder geval openbaart US 689, aldus begrepen, niet direct en ondubbelzinnig de combinatie van intraveneuze toediening en het volledige bereik van 2 tot 10 mg.

4.10. Dat er een serieuze kans bestaat dat een bodemrechter conclusie 7 van het Nederlandse deel van het octrooi op de hierboven genoemde gronden nietig zal verklaren, wordt onderstreept door het feit dat de Britse bodemrechter in twee instanties heeft geoordeeld dat de gelijkluidende conclusie 7 van het Britse deel nietig is. De oordelen van deze Britse gerechten zijn gebaseerd op vergelijkbare gronden als de hiervoor besproken gronden en worden bovendien ondersteund door de resultaten van een uitgebreid verhoor van deskundigen.

Rechtbank Den Haag 12 maart 2014 IEF 13792 (Ferring tegen Reprise Biopharmaceutics en Serenity Pharmaceuticals tegen Ferring)
Octrooirecht. Uitvinder. Proceskosten bij opeising. Ferring brengt MINIRIN tabletten met desmopressin op de markt en vordert aanspraak op o.a. EP 419, de divisionals, en nationale aanvragen voor een low-dose concept. Uitvinding is niet door A gedaan, maar door X die hij presenteerde binnen de Ferringgroep. A heeft als consultant de kennis van low dose concept ontleend aan X en heeft na de werkzaamheden WO 707 aangevraagd. De rechtbank oordeelt dat X niet de uitvinder is van de in WO 707 geopenbaarde uitvinding en wijst de vorderingen af. De proceskosten worden volgens liquidatietarief begroot. De opeising van een octrooiaanvraag op de voet van onder meer artikel 61 EOV vormt geen situatie waarin een rechthebbende zich beroept op inbreuk op zijn octrooirecht. Deze procedure kan niet worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving door Reprise c.s..

6.26. De slotsom is dan ook dat niet kan worden aangenomen dat [X] met zijn low dose concept tevens het oog heeft gehad op doseringen tussen de 0.5 ng tot 20 μg. Nu Ferring het tegendeel niet voldoende onderbouwd heeft gesteld, komt de rechtbank ook niet toe aan het door Ferring aangeboden getuigenbewijs door (met name) [X]. [X] kan derhalve niet worden aangemerkt als de uitvinder van het eerste aspect van de in WO 707 geopenbaarde uitvinding.

6.33. Uit het voorgaande volgt dat er geen grondslag is voor de door Ferring gevorderde verklaringen voor recht en overige vorderingen met betrekking tot WO 707 en EP 419. Die vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. Omdat Ferring voor haar vorderingen met betrekking tot de divisionals dezelfde feiten en grondslagen aanvoert, zijn die vorderingen evenmin toewijsbaar. Met betrekking tot de nationale octrooiaanvragen heeft Ferring gesteld dat de daarop toepasselijke rechtsstelsels tot eenzelfde uitkomst leiden, omdat de uitvinder in het Australische, Canadese, Chinese en Japanse octrooirecht recht heeft om een octrooiaanvrage op te eisen van degene die een aanvraag heeft gedaan maar niet de uitvinder is. Daarbij heeft Ferring verwezen naar haar stellingen met betrekking tot de opeising van EP 419. Uit het voorgaande volgt dat [X] niet als de uitvinder van de materie van WO 707 en EP 419 kan worden aangemerkt. De vorderingen ter zake de nationale aanvragen delen daarom eveneens het lot van de vorderingen ter zake WO 707 en EP 419.

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 februari 2014, KG ZA 13-1464 (Sirvis c.s. tegen Medical Brands)
Uitspraak ingezonden door Joke Bodewits, Hogan Lovells en Ard Ellens, Ellens & Van Essen.
Octrooirecht. Kans op gedeeltelijke vernietiging van octrooi in bodemprocedure. Servis adviseert bedrijven in de ontwikkeling en productie van cosmetica en gezondheidsproducten. Medical Brands ontwikkelt en distribueert medische producten (waaronder de "I say: Koortslip") en exploiteert IE-rechten. Sirvis is houdster van EP 2 316 415 voor een "Lip compositions comprising a zinc containing compound dissolved in a hydrophobic phase". Op basis van een eerder Duits octrooi en op basis van zijn algemene vakkennis zou de vakman begrijpen dat de maatregel voor het oplossen van zinkzout in een hydrofobe fase een gunstige werking heeft op de behandeling van een koortslip. Er is gerede kans dat de conclusies 1 t/m 15, met uitzondering van 6, door de bodemrechter zullen worden vernietigd.

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat het reeds lang voor de prioriteitsdatum bekend was dat zinkzouten, waaronder zink ricinoleaat, een gunstige werking hebben bij de behandeling van herpes labialis, in de volksmond: een koortslip. Ook zijn zij het erover eens dat DE 322 een pharmaceutische samenstelling openbaart in de vorm van een hydrofobe fase (p. 2, r.3 en conclusie 1: ‘einer hydrophoben Gelgrundlage’) die onder meer zink ricinoleaat bevat (zie p. 3, r. 26; p. 5, Beispiel 7, 9 en 11; vgl. 2.8.). Deze samenstelling wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van een koortslip. Het debat spitst zich toe op de vraag of DE 322 aan de vakman ook de maatregel uit conclusie 1 openbaart dat zink ricinoleaat in de hydrofobe fase is opgelost. Volgens Sirvis c.s. is dat niet het geval omdat DE 332 niet expliciet een verwarmingsstap noemt.

4.7. Met Medical Brands c.s. wordt voorshands aangenomen dat de vakman de maatregel van het oplossen van een zinkzout in een hydrofobe fase uit de in 2.8. weergegeven passage uit DE 322 en op basis van zijn algemene vakkennis zou begrijpen. De publicatie beschrijft daar immers dat de samenstellingen volgens de uitvinding ‘an sich bekannter Weise’ worden bereid en dat ‘Diese konnen dann in für pharmazeutische Gele übliche Verpackungsmittel wie etwa Tuben, Tiegel oder Portionspackungen zur topischen Applikation abgefüllt werden’. Het is algemeen bekend bij de vakman dat viskeuze samenstellingen zoals die volgens DE 322 worden gemengd en in een tube worden gebracht bij een temperatuur waarbij zij vloeibaar genoeg zijn om afgevuld te kunnen worden. Conclusie 1 van DE 322 spreekt over het mengen en homogeniseren, terwijl bovendien de beschrijving aan de vakman leert dat ‘Der Wirkstoff bleibt über lange Lagerzeit hinweg suspendiert, ohne irreversibel zu sedimentieren, ohne zu verklumpen oder sich an den Gefäßwandungen niederzuschlagen’. Anders dan Sirvis c.s. meent, is dit een extra aanwijzing dat ten minste een deel van het zink ricinoleaat bij de bereiding in de hydrofobe fase zal zijn opgelost, hetgeen volgens de eigen stellingen van Sirvis c.s. zelfs al mogelijk zou zijn bij kamertemperatuur (vgl. productie 22 Sirvis c.s., p. 4 en productie 28 Sirvis c.s., p. 3).

4.8. Zelfs als dit anders zou zijn en DE 322 aan de vakman de maatregel dat zink ricinoleaat opgelost moet worden in de hydrofobe fase niet direct en ondubbelzinnig zou openbaren, dan is conclusie 1 van EP 415 niet inventief.

4.10. Bij die stand van zaken bestaat er naar voorlopig oordeel een gerede kans dat de conclusies 1 t/m 5 en 7 t/m 15 van het Nederlandse deel van EP 415 door de bodemrechter zullen worden vernietigd. Reeds om die reden wordt ook het inbreukverbod afgewezen, evenals de daarmee samenhangende nevenvorderingen. De serieuze gebreken die kleven aan het door Sirvis c.s. bijgebrachte bewijs van de gestelde inbreuk kunnen bij die stand van zaken onbesproken blijven.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 oktober 2013, zaak C-568/13 (Actavis Group et Actavis) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk)
Octrooi. Aanvullend Beschermingscertificaat. Verweerster Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co is eigenaar en houder van twee ABCs voor Telmisartan. Het gaat om het ABC waarvan de productomschrijving luidt: ‘Telmisartan, eventueel in de vorm van farmaceutisch aanvaardbare zouten, en hydrochlorothiazide’. De kwestie is of het ABC ook voor de laatstgenoemde samenstelling geldig is. Voor beide ABCs heeft verweerster het Europese octrooi, afgegeven in het VK, als basis ingeroepen. De aanvraag dateert van 1992, de toekenning door het VK Patentbureau van 1998.

In 2003 vraagt verweerster, nadat zij een ABC heeft aangevraagd voor de samenstelling, om wijziging van het octrooi door invoeging van een nieuwe conclusie (zie punt 7 van de verwijzingsbeschikking). Dit gewijzigde octrooi is op 30 januari 2012 verlopen. De aanvragen ABC dateren van december 1998 (verstreken op 10 december 2013) en het litigieuze ABC, aangevraagd september 2002, geldig tot januari 2017. Verzoeksters starten een procedure stellende dat de octrooihouder ter ondersteuning van zijn ABC-aanvraag geen gewijzigd octrooi als het ‘van kracht zijnd basisoctrooi’ kan aanvoeren.

Volgens de verwijzende Engelse rechter vloeit uit Vo. 469/2009 voort dat het product waarvoor de ABC-aanvraag is ingediend door een van kracht zijnd basisoctrooi moet worden beschermd ‘op de datum van die aanvraag’. Zie ook het HvJEU in de zaak C-322/10 Medeva. Het Patentbureau had de aanvraag voor een ABC in zijn ogen dan ook moeten weigeren.

De verwijzende rechter meent dat Vo. 469/2009 eraan in de weg staat dat de octrooihouder op de wijze als in deze zaak een ABC voor het samengestelde product verkrijgt.

Vragen van de verwijzende rechter
1 a) Indien een octrooi bij de afgifte ervan geen conclusie bevat waarin de twee samengestelde werkzame stoffen expliciet zijn vermeld, maar het octrooi nadien kan worden gewijzigd teneinde een dergelijke conclusie erin op te nemen, kan dit octrooi dan – of die wijziging nu is verricht of niet – overeenkomstig artikel 3, sub a, van verordening (EG) nr. 469/2009 (hierna: „verordening nr. 469/2009”) als „een van kracht zijnd basisoctrooi” worden aangevoerd voor een product dat deze samengestelde werkzame stoffen bevat?
b) Kan een octrooi dat na de afgifte ervan en ofwel (i) vóórdat en / of (ii) nádat het aanvullende beschermingscertificaat (hierna: „ABC”) is verleend, is gewijzigd, als „een van kracht zijnd basisoctrooi” worden aangevoerd ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009?
c) Indien een belanghebbende een ABC-aanvraag indient voor een product dat uit de werkzame stoffen A en B bestaat in omstandigheden waarin:
(i) het van kracht zijnde basisoctrooi, te weten een Europees octrooi (Verenigd Koninkrijk) [hierna: „(basis)octrooi”], ná de datum van de ABC-aanvraag maar vóór de afgifte daarvan, aldus is gewijzigd dat het ook een conclusie bevat waarin de stoffen A en B expliciet worden genoemd, en
(ii) deze wijziging volgens het nationale recht wordt geacht steeds van toepassing te zijn geweest vanaf de afgifte van het octrooi, kan de aanvrager van het ABC dit octrooi dan in zijn gewijzigde vorm aanvoeren ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009?
2 Om te bepalen of de voorwaarden van artikel 3 vervuld zijn op de datum van de indiening van de ABC-aanvraag voor een product dat uit een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bestaat, wanneer (i) in het van kracht zijnde basisoctrooi een conclusie is opgenomen betreffende een product dat de werkzame stof A bevat alsook een aanvullende conclusie betreffende een product dat een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bevat en (ii) er reeds een ABC bestaat voor een product dat de werkzame stof A bevat („product X”), dient daarvoor dan te worden nagegaan of de samenstelling van de werkzame stoffen A en B als een ontdekking kan worden beschouwd die een onderscheiden en afzonderlijke uitvinding vormt ten opzichte van die van A alleen?
3. Wanneer een van kracht zijnd basisoctrooi overeenkomstig artikel 3, sub a, strekt tot „bescherming” van:
a) een product dat de werkzame stof A bevat („product X”), en
b) een product dat een samenstelling van de werkzame stof A en de werkzame stof B bevat („product Y”), en indien:
c) een vergunning voor het in de handel brengen van product X als geneesmiddel is afgegeven;
d) een ABC voor product X is verleend, en
e) vervolgens een afzonderlijke vergunning voor het in de handel brengen van product Y is afgegeven,
staat verordening nr. 469/2009, inzonderheid de artikelen 3, sub c en d, en/of 13, lid 1, ervan, dan aan in de weg dat aan de houder van het octrooi een ABC voor product Y wordt afgegeven? Subsidiair, indien een ABC voor product Y kan worden verleend, dient de duur daarvan dan te worden beoordeeld op basis van de vergunning die voor product X is afgegeven of op basis van de vergunning die voor product Y is afgegeven?
4. Indien vraag 1, sub a, ontkennend wordt beantwoord, vraag l, sub b-i bevestigend wordt beantwoord en vraag l, sub b-ii ontkennend wordt beantwoord, is dan in omstandigheden waarin:
i) volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 469/2009 een ABC voor een product wordt aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop voor dit product de in artikel 3, sub b, vermelde vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel is verkregen overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG of richtlijn 2001/82/EG;
ii) de bevoegde dienst voor de industriële eigendom na de indiening van de ABC-aanvraag wijst op een eventueel beletsel tegen de afgifte van het ABC krachtens artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009;
iii) vervolgens, teneinde dit mogelijke door de bevoegde dienst voor de  industriële eigendom gemaakte bezwaar weg te werken, een aanvraag wordt ingediend tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi waarop de aanvrager van het ABC zich beroept, welke aanvraag wordt toegewezen;
iv) het betrokken van kracht zijnde basisoctrooi, na aldus te zijn gewijzigd, aan artikel 3, sub a, voldoet;
verzet verordening nr. 469/2009 er zich dan tegen dat de bevoegde dienst voor de industriële eigendom nationale procedurele bepalingen toepast met het oog op (a) de opschorting van de ABC-aanvraag teneinde de aanvrager van het ABC in staat te stellen, te verzoeken om wijziging van het basisoctrooi en (b) de hervatting van de behandeling van deze aanvraag op een later tijdstip, met name zodra de wijziging is toegestaan, welke hervatting geschiedt:
- ná het verstrijken van zes maanden vanaf de datum waarop een geldige vergunning voor het in de handel brengen van dat product als geneesmiddel is afgegeven, doch - binnen zes maanden vanaf de datum waarop de aanvraag tot wijziging van het kracht zijnde basisoctrooi is toegewezen?

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 december 2013, KG ZA 13-1228 (B.Braun Melsungen tegen Safemedic en Troge)
Uitspraak ingezonden door Ricardo Dijkstra, Van Doorne.
Octrooirecht. B.Braun is houdster van EP 1 911 487 B1 voor een "spring clip as needle tip protection for a safety IV catheter", dit is afsplitsing van EP 969 en subafsplitsing van EP 588 (het grootmoederoctrooi). Onder de naam Tro-Vensite bieden gedaagden een beveiligd IV katheter aan.

Omdat er wordt gesproken over een 'unitary needle guard', duidt erop dat een naaldbescherming uit één stuk bestaat. Bij een andere interpretatie is er sprake van toegevoegde materie ex 76 en 123 EOV en de kans bestaat dat conclusie 1 gedeeltelijk nietig zal worden verklaard. Niet in geschil is dat de geconstateerde nietigheid kan worden gerepareerd door de toevoeging van het kenmerk 'unitary' aan conclusie 1. Echter in dat geval valt de Tro-Vensite niet meer onder het beschermingsomvang van het octrooi. De gemiddelde vakman zal het kenmerk zo uitleggen dat de naaldbescherming bestaat uit een veerkrachtige veerklem die uit één stuk wordt gefabriceerd, daaraan voldoet de Tro-Vensite niet, omdat deze bestaat uit ten minste twee losse componenten. Alle vorderingen in conventie en in reconventie worden afgewezen.

Leestips: 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.10.

Rechtbank Den Haag 11 december 2013, HA ZA 12-1336 (Mylan tegen Janssen Pharmaceuticals)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst, BarentsKrans.
Octrooirecht. ABC. Geen 1019h Rv-proceskostenveroordeling. Janssen was houdster van EP 566709 B3, voor een Preparaat dat een tramadolverbinding en aceetaminofen bevat en de toepassing ervan (pijnstiller). Hiervoor is een ABC 300152 verleend. Mylan vordert vernietiging van het EP 709 en nietigverlaring van het ABC, omdat er sprake is van toegevoegde materie en gebrek aan inventiviteit.

Van een gemiddelde vakman die op zoek is naar een alternatief voor pijnbestrijding zal te rade gaan bij documenten die zich bezighouden met hetzelfde probleem, de toepassing van geneesmiddelen voor de bestrijding van ernstige pijn. Uit de tabel van Ganzer zou de vakman leren dat bepaalde combinaties succesvol kunnen worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. Dat alternatief vergt geen inventieve arbeid. Een keuze uit een van de alternatieven kan niet als inventief worden aangemerkt.

De rechtbank verklaart ABC nietig, maar er is vanwege het verstrijken van het octrooi geen belang bij de vernietiging hiervan. Artikel 1019h Rv is (onder verwijzing naar Bericap) niet van toepassing omdat het een zuivere nietigheidsactie betreft.

3.3.4. De gemiddelde vakman zou dit probleem op grond van zijn algemene vakkennis of door kennis te nemen van Ganzer oplossen door de twee extra actieve verbindingen weg te laten.

4.4. Het objectieve technische probleem uitgaande van US 589 is dus niet het voorzien in een verbeterde pijnstillende werking van de samenstelling, maar slechts het verschaffen van een alternatief voor de door US 589 geopenbaarde samenstelling met behoud van de pijnstillende werking.

4.5. Van de gemiddelde vakman die op zoek is naar een dergelijk alternatief mag verwacht worden dat hij zal onderzoeken welke alternatieven mogelijk al zijn gevonden. Daarvoor zal hij te rade gaan bij documenten die zich bezighouden met hetzelfde probleem, de toepassing van geneesmiddelen voor de bestrijding van ernstige pijn. De rechtbank ziet zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in waarom de gemiddelde vakman daarbij geen publicaties zou raadplegen die zich richten op pijnbestrjding bij medische specialismen waarin regelmatig emstige pijn wordt bestreden. De rechtbank acht dan ook aannemelijk dat de gemiddelde vakman onder meer Ganzer in zijn beschotiwingen zou betrekken, dat zich immers evenals het octrooi bezighoudt met bestrijding van ernstige pijn. De gemiddelde vakman zou Ganzer niet terzijde schuiven alleen omdat het artikel specifiek ziet op pijn door tumoren in het hoofd- en halsgebied.

4.6. Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en tramal succesvol kan worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. De rechtbank acht aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar alternatief te vinden voor de samenstelling
van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de maatregelen van conclusie 1. Dat alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid.

4.7. Daaraan doet niet af dat Ganzer ook andere combinaties dan die van ben-u-ron en tramal openbaart zoals ben-u-ron en MST of Truxal. Mogelijk leiden die tot andere voor de hand liggende alternatieven, maar dat maakt de maatregelen van conclusie 1 nog altijd niet meer dan de keuze uit één van de voor de hand liggende alternatieven. Een keuze uit een
van deze alternatieven kan niet als inventief worden aangemerkt.

4.10. Het voorgaande leidt er toe dat ABC 300152 nietig dient te worden verklaard. Vernietiging van EP 709 moet echter worden afgewezen omdat de geldigheidsduur al is verstreken en een belang van Mylan bij vernietiging van het vervallen octrooi door haar niet is gesteld en evenmin is gebleken. Aan de gevorderde voorlopige voorziening wordt niet toegekomen nu een eindbeslissing wordt gegeven.

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 december 2013, KG ZA 13-1160 (Novartis tegen Alvogen en Focus Farma)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst en Claudia Zeri, Barents Krants.
Octrooirecht. Impliciete openbaarmaking. Begrip aanvangsdosering. Novartis is houdster van EP 2 292 219 waarbij rivastigmine (actief bestanddeel tegen de progressie van dementie of de ziekte van Alzheimer) via een pleister kan worden toegediend, middels geleidelijke dosering oftewel titratie.

Op 12 maart 2013 heeft Alvogen Ipco marktvergunningen verkregen voor Nederland met betrekking tot generieke rivastigminepleisters. Focus Farma is producent en leverancier van de generieke pleisters. Alvogen heeft haar producten doen opnemen in de zogenaamde G-standaard. Volgens Alvogen is onduidelijk wat het octrooi verstaat onder het begrip aanvangsdosis (starting dose), waarin de voorzieningenrechter haar volgt. Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in de oppositieprocedure zal worden herroepen of in een nietigheidsprocedure zal worden vernietigd en het gevorderde wordt afgewezen. Novartis wordt veroordeeld in de proceskosten ad €163.141,81.

4.6. Voorshands wordt met Novartis geoordeeld dat in in ieder geval voorbeeld IV (Pharmacokinetic properties) voor de gemiddelde vakman duidelijk en ondubbelzinnig een behandeling van Alzheimer patiënten" wordt geopenbaard waarbij rivastigrnine wordt toegediend in een aanvangsdosis die wordt afgegeven door een ITS van 5 cm². Dat dit de aanvangsdosis is, volgt, zoals Novartis terecht aanvoert, uit de vermelding dat het hier gaat om een ascending dose-proportionality study en uit de hiervoor op pagina 6 weergegeven tabel van voorbeeld IV (18 patients in the 5 cm²) dose). Vooralsnog acht de voorzieningenrechter tevens aannemelijk dat de vakman zal begrijpen dat het hier gaat om een dosis per 24 uur gezien de vergelijking met de BID Exelon capsules waarvan de toegediende hoeveelheden blijkens Table 1 per dag worden weergegeven.

4.9. Een impliciete openbaring is alleen aan de orde indien de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis in het uitdrukkelijk geopenbaarde zonder meer zou meelezen dat de geclaimde voordelige effecten van de behandeling, zoals de mogelijkheid bij de behandeling een hogere aanvangsdosis te gebruiken en het verlagen van het aantal titratiestappen, slechts afhankelijk zijn van de aanvangsdosis, ongeacht de verdere eigenschappen van de TIS. In dat geval zou hij voor de uitdrukkelijk geopenbaarde ITS#2 lezen: iedere TIS met dezelfde aanvangsdosis. Voorshands ontbreken echter aanwijzingen, laat staan voldoende overtuigende aanwijzingen dat de vakman het octrooi daadwerkelijk I aldus zal lezen.

4.10. Novartis heeft gewezen op voorbeeld III, maar daaruit kan de vakman niet meer I afleiden dan dat de in vergelijking met TTS#l additionele hechtlaag van TTS#2 niet van invloed is op de mate waarin de actieve stof door de huid wordt doorgelaten. Daaruit is niet duidelijk en ondubbelzinnig af te leiden dat dat ook geldt voor andere eigenschappen van de TTS of dat de voordelige effecten slechts met die mate van doorlaatbaarheid samenhangen.

4.11. Novartis wijst voorts op de hiervoor weergegeven passage op pagina 11 van WO 407 waar voordelen worden genoemd van such compositions, verwijzend naar de TTS volgens de uitvinding. Ook op deze plaats wordt die ITS niet in verband gebracht met een bepaalde aanvangsdosis. AI om die reden geeft dit geen grond voor de veronderstelling dat de vakman een ITS met een bepaalde aanvangsdosis zou meelezen op de manier die Novartis bepleit.