Octrooirecht  

Rechtbank Den Haag 21 mei 2014, LSenR 904 (Sanofi-Aventis tegen Amylin)
Uitspraak ingezonden door Simon Dack, Judith Krens en Peter van Schijndel, Hoyng Monegier. Eerder gepubliceerd als IEF 13864. De Rechtbank vernietigde in het tussenvonnis [IEF 13234] een deel van de productconclusies 20 - 26 van EP 0 996 459 B1 voor zover die meer inhielden dan het tweede hulpverzoek. Partijen laten zich uit over de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20-26 heeft voor conclusie 27 en over de verhouding tussen het tweede hulpverzoek en conclusie 27. Partijen zijn het erover eens dat het tweede hulpverzoek leidt tot onduidelijkheid over de inhoud van conclusie 27 en dat deze daarom ontoelaatbaar is op grond van 84 EOV. Amylin heeft voorgesteld de onduidelijkheid op te lossen door een nadere wijziging van conclusie 27. Het verzet hiertegen wegens strijd met goede procesorde wordt gehonoreerd en de rechtbank verklaart (ook) conclusie 27 nietig.

2.7 De rechtbank is met Sanofi van oordeel dat de nadere wijziging niet toelaatbaar is omdat die te laat naar voren is gebracht. Sanofi heeft terecht opgemerkt dat de akte na het tussenvonnis niet was bedoeld om (weer) een nieuwe conclusie te introduceren, maar uitsluitend om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de inhoud en geldigheid van de op dat moment voorliggende conclusie 27 in het licht van de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20 – 26 en het tweede hulpverzoek van Amylin. Nadere wijzigingen had Amylin eerder kunnen en moeten aanvoeren, bijvoorbeeld direct bij het indienen van het tweede hulpverzoek. Als nu nog een nieuwe conclusie zou worden toegestaan, zou dat meebrengen dat Sanofi de gelegenheid zou moeten krijgen om daar eventuele geldigheidsbezwaren tegen aan te voren, waarna Amylin daarop weer zou moeten kunnen reageren. Daarvoor is in dit stadium van de procedure geen ruimte meer. De rechtbank zal daarom conclusie 27 van het Nederlandse deel van EP 459 volledig nietig verklaren.

De rechtbank
3.1. vernietigt conclusie 20 en de daarvan afhankelijke conclusie 21-26 van het Nederlandse deel van EP 459 voor zover die meer inhouden dan het in 3.4.2. van het tussenvonnis weergegeven tweede hulpverzoek;
3.2. vernietigt conclusie 27 van het Nederlandse deel van EP 459;

3.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

Hof Den Haag 22 april 2014, LSenR 903 (Ferring tegen Reprise Biopharmaceutics)
Splitsingincident in octrooizaak. Compensatie proceskosten (artikel 208 lid 3 Rv). Ferring vordert de splitsing van de aanhangige beroepsprocedure, zodat de inbreukvorderingen worden afgesplitst en worden aangehouden totdat in de opeisingszaak LSenR 892 is beslist. Het Ne bis in idem-verweer faalt, omdat deze eerdere in het tussenarrest afgewezen incidentele vordering niet dezelfde strekking had als de voorliggende incidentele ‘splitsings’-vorderingen. Dit incident en het ‘bezwaar eisvermeerdering’-incident hangen nauw met elkaar samen en het hof acht het gerechtvaardigd om de kosten te compenseren.

2. (...) Ferring heeft deze incidentele vordering als volgt toegelicht. De opeisingsvordering van [verweerders] wordt betwist door Ferring die immers stelt octrooihouder te zijn. Nu Ferring tegelijkertijd wordt aangesproken wegens inbreuk op dit octrooi, wordt zij in een positie gebracht waarin zij zich moet verdedigen tegen haar eigen octrooi. Dit kan in deze stand van het geding niet van Ferring worden gevergd. Ferring heeft er derhalve belang bij dat eerst in de onderhavige procedure komt vast te staan of [verweerders] aanspraken kunnen doen gelden op EP 534 en dat pas daarna een eventuele inbreukprocedure wordt uitgeprocedeerd (punten 6 en 12 IMS, punt 15 PA).

8. Bij pleidooi (buiten de pleitnota om) heeft Ferring gepreciseerd dat als zij – bij wege van verweer tegen de inbeukvorderingen – thans het standpunt zou innemen dat het octrooi nietig is, zij haar eigen octrooi zou 'kapotmaken'. Naar het oordeel van het hof kan in redelijkheid inderdaad niet van Ferring worden gevergd dat zij de nietigheid van het octrooi bepleit zolang nog niet is vastgesteld dat zij niet de volledig en enige rechthebbende daarop is. Zij wordt derhalve in haar verweer tegen de inbreukvorderingen ernstig bemoeilijkt wanneer deze vordering tegelijkertijd met de opeisingsvordering zou worden behandeld.

9. (...) Artikel 138 lid 1 Rv voorziet in de mogelijkheid om de zaak in conventie of die in reconventie vroeger te kunnen afdoen, en dus in de mogelijkheid om de conventie en de reconventie te splitsen in enge zin, zie ook de voorganger van artikel 138 Rv, artikel 252 Rv (oud), met name het woord ‘eveneens’ in de eerste zinsnede van lid 2 daarvan. Niet valt in te zien waarom dit bij objectieve cumulatie anders zou zijn.

14. Ferring had, zoals in het eerder besproken ‘ne bis in idem’-verweer van [verweerders] ligt besloten, haar splitsingsincident – in subsidiaire vorm – tegelijkertijd met het in rov. 6 omschreven eerdere niet-ontvankelijksheidsincident kunnen instellen, zulks in overeenstemming met het in artikel 208 lid 3 Rv neergelegde uitgangspunt. Er is daarom aanleiding om Ferring in de kosten van het splitsingsincident te veroordelen, zie Parlementaire Geschiedenis Herziening Rv, p. 381. In het ‘bezwaar vermeerdering van eis’-incident is er daarentegen aanleiding om [verweerders] als de in het ongelijk gestelde partijen, in de kosten te veroordelen. In aanmerking ook nemend dat het splitsingsincident en het ‘bezwaar vermeerdering van eis’-incident nauw met elkaar samenhangen – [verweerders] hebben hun eis voorwaardelijk vermeerderd naar aanleiding van het door Ferring opgeworpen splitsingincident en het incident ‘bezwaar vermeerdering eis’ is derhalve een rechtstreeks gevolg van dat incident – acht het hof het gerechtvaardigd om het een tegen het ander weg te strepen en in deze beide incidenten, gezamenlijk beschouwd, de kosten te compenseren, in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt. Dit strookt met de totaaluitkomst van beide incidenten, dat iedere partij gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, Ferring omdat haar primaire vordering tot splitsing in enge zin niet is toegewezen – in het bijzonder is niet toegewezen het onderdeel daarvan dat pas wordt geoordeeld over de inbreukvorderingen nadat de beslissing over de opeisingsvordering in kracht van gewijsde is gegaan – en [verweerders] omdat zij zich zonder succes hebben verweerd tegen Ferrings subsidiaire splitsingsvordering en ‘artikel 130 lid 1 Rv’-bezwaar.

15. Ten overvloede wordt nog overwogen dat de vordering van Ferring – die zelf bezwaar maakt tegen het door [verweerders] gevorderde bedrag – voor het door haar opgevoerde bedrag van maar liefst € 83.783,62 niet toewijsbaar zou zijn. Gezien de tamelijk eenvoudige aard van de onderhavige kwesties wekt dat bedrag een surrealistische indruk. Ferring lijkt met die vordering over het hoofd te zien dat artikel 1019h Rv een redelijkheids- en evenredigheidstoets behelst.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:GHDHA:2014:1358 (link)

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2014, LSenR 902 (Novartis tegen Sun Pharmaceutical)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst, Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans. Novartis is houdster van delen van het Europese octrooi EP 1 296 689 voor een “Method of administering bisphosphonates”. Sun heeft van het CtBG een marktvergunning verkregen voor Nederland met betrekking tot generiek zoledroninezuur. Eerder Amerikaans octrooi openbaart de geclaimde uitvinding niet direct en ondubbelzinnig, beroep op prioriteit faalt. Dat de bodemrechter het octrooi nietig zal verklaren, vanwege gebrek aan nieuwheid, wordt onderstreept door het feit dat Britse bodemrechter in twee instanties de nietigheid heeft uitgesproken.

4.5. Novartis kan naar voorlopig oordeel geen beroep doen op de prioriteit van US 689 omdat de in conclusie 7 van het octrooi geclaimde uitvinding niet direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in US 689. Meer specifiek openbaart US 689 niet direct en ondubbelzinnig het in conclusie 7 geclaimde doseringsbereik in combinatie met intraveneuze toediening.

4.7. Voorshands kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman intraveneuze toediening zonder meer zou inlezen in de hiervoor geciteerde paragraaf. US 689 leert namelijk juist dat de daarin beschreven bisfosfonaten op uiteenlopende manieren kunnen worden toegediend. (...)

4.8. (...) In ieder geval openbaart US 689, aldus begrepen, niet direct en ondubbelzinnig de combinatie van intraveneuze toediening en het volledige bereik van 2 tot 10 mg.

4.10. Dat er een serieuze kans bestaat dat een bodemrechter conclusie 7 van het Nederlandse deel van het octrooi op de hierboven genoemde gronden nietig zal verklaren, wordt onderstreept door het feit dat de Britse bodemrechter in twee instanties heeft geoordeeld dat de gelijkluidende conclusie 7 van het Britse deel nietig is. De oordelen van deze Britse gerechten zijn gebaseerd op vergelijkbare gronden als de hiervoor besproken gronden en worden bovendien ondersteund door de resultaten van een uitgebreid verhoor van deskundigen.

Rechtbank Den Haag 12 maart 2014 IEF 13792 (Ferring tegen Reprise Biopharmaceutics en Serenity Pharmaceuticals tegen Ferring)
Octrooirecht. Uitvinder. Proceskosten bij opeising. Ferring brengt MINIRIN tabletten met desmopressin op de markt en vordert aanspraak op o.a. EP 419, de divisionals, en nationale aanvragen voor een low-dose concept. Uitvinding is niet door A gedaan, maar door X die hij presenteerde binnen de Ferringgroep. A heeft als consultant de kennis van low dose concept ontleend aan X en heeft na de werkzaamheden WO 707 aangevraagd. De rechtbank oordeelt dat X niet de uitvinder is van de in WO 707 geopenbaarde uitvinding en wijst de vorderingen af. De proceskosten worden volgens liquidatietarief begroot. De opeising van een octrooiaanvraag op de voet van onder meer artikel 61 EOV vormt geen situatie waarin een rechthebbende zich beroept op inbreuk op zijn octrooirecht. Deze procedure kan niet worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving door Reprise c.s..

6.26. De slotsom is dan ook dat niet kan worden aangenomen dat [X] met zijn low dose concept tevens het oog heeft gehad op doseringen tussen de 0.5 ng tot 20 μg. Nu Ferring het tegendeel niet voldoende onderbouwd heeft gesteld, komt de rechtbank ook niet toe aan het door Ferring aangeboden getuigenbewijs door (met name) [X]. [X] kan derhalve niet worden aangemerkt als de uitvinder van het eerste aspect van de in WO 707 geopenbaarde uitvinding.

6.33. Uit het voorgaande volgt dat er geen grondslag is voor de door Ferring gevorderde verklaringen voor recht en overige vorderingen met betrekking tot WO 707 en EP 419. Die vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. Omdat Ferring voor haar vorderingen met betrekking tot de divisionals dezelfde feiten en grondslagen aanvoert, zijn die vorderingen evenmin toewijsbaar. Met betrekking tot de nationale octrooiaanvragen heeft Ferring gesteld dat de daarop toepasselijke rechtsstelsels tot eenzelfde uitkomst leiden, omdat de uitvinder in het Australische, Canadese, Chinese en Japanse octrooirecht recht heeft om een octrooiaanvrage op te eisen van degene die een aanvraag heeft gedaan maar niet de uitvinder is. Daarbij heeft Ferring verwezen naar haar stellingen met betrekking tot de opeising van EP 419. Uit het voorgaande volgt dat [X] niet als de uitvinder van de materie van WO 707 en EP 419 kan worden aangemerkt. De vorderingen ter zake de nationale aanvragen delen daarom eveneens het lot van de vorderingen ter zake WO 707 en EP 419.

Antwoord kamervragen verkrijgen Europees patent op soja door Monsanto, Aanhangsel Handelingen II, 2013-2014, nr. 1683.
Antwoord. Ik kan bevestigen dat het Europees Octrooibureau op 26 februari 2014 Europees octrooi EP 2134870 B1 heeft verleend aan Monsanto Technology LLC St. Louis (US) op een octrooiaanvraag van 27 maart 2008 met nummer EP08742297voor een uitvinding die betrekking heeft op het gebruik van SNP2 markers die in verband worden gebracht met gebieden in het genoom die corresponderen met bepaalde natuurlijke eigenschappen, namelijk plantenrijpheid en -groeigedrag van sojaplanten.

Het is niet juist dat Monsanto door dit octrooi het alleenrecht kan claimen op meer dan 250 sojavariëteiten. Monsanto kan met het verleende octrooi slechts aan anderen verbieden dat de octrooirechtelijk beschermde techniek voor het vinden van de in het octrooi genoemde eigenschappen van sojaplanten wordt gebruikt zonder haar toestemming.

(...) Hoe beoordeelt u het feit dat het Europees Octrooibureau dit patent heeft verleend? Deelt u de mening dat dit patent het verder ontwikkelen van variëteiten van soja die bestendig zijn tegen klimaatverandering ernstig in de weg kan zitten, dat het de rechten van boeren en veredelaars om gebruik te maken van de aanwezige agrobiodiversiteit in hun werk schendt, en dat het een verdere machtsconcentratie in de zadenveredeling en dus in ons voedselsysteem in de hand werkt? Zo nee, waarom niet?
(...)

Ik deel niet de mening dat dit octrooi het ontwikkelen van sojarassen die bestendig zijn tegen klimaatverandering zal belemmeren. Dit octrooi schendt evenmin het recht van boeren en veredelaars om gebruik te maken van de aanwezige biodiversiteit. De onderhavige octrooirechtelijk beschermde werkwijze, die is beperkt tot het gebruik van bepaalde genetische markers mag in de landen waarvoor het octrooi is verleend echter niet commercieel worden toegepast zonder toestemming van de octrooihouder, die daar een licentie voor kan verlenen. Voor het overige zijn boeren en veredelaars vrij om gebruik te maken van de aanwezige biodiversiteit, vanzelfsprekend met inachtneming van relevante wet- en regelgeving op dit gebied en met inachtneming van beschermende rechten die kunnen rusten op het gebruikte biologische materiaal.

Gezien de beperkte omvang van het onderhavige octrooi, dat slechts betrekking heeft op een merkertechniek, is gevaar van verdere machtsconcentratie in de zaadveredeling en in ons voedselsysteem niet aannemelijk te achten.

- The right to a translation of the UPC Statement of claim -
Bijdrage ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Article 49 of the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) deals with the language regime at the Court of First Instance. At local and regional divisions, the available languages will basically be languages of the countries that host such a division, with an option to add any of the official languages of the European Patent Office, which means English, French or German. At the central division, the language of the proceedings shall be the language in which the patent was granted.

Rule 14 of the current 16th draft Rules of Procedure further provides that the language of the Statement of claim shall be the language of the proceedings. The Statement of claim is the document by which litigation before the UPC is started. The claimant can pick his choice of the languages allowed by the division. Rule 14 sets some further alternatives for detailed provisions on this language of the Statement of claim in case a division allows for two or more languages, with an aim of protecting the right of the defendant, especially in case of a purely local infringement within the territory of that division. The Preparatory Commission will decide, probably later this year, whether it wants to include any of these alternatives.

Basically the system means that a defendant who is based within the Contracting Member States of the UPC can be faced with a Statement of claim in a language which is not his native language. This is a new phenomenon. Until now, litigation in first instance has always taken place before national courts of a Member State of the European Union.  If a defendant from another Member State was summoned to appear in such court, he was entitled to a translation of the writ of summons into a language that he could understand under Article 8 of the Regulation (EC) No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), the Service Regulation. Of course, the language of the proceedings before such a national court would not change, but at least the defendant would get a copy of the writ of summons in a language that he would understand. This rule also applies to EU defendants who are summoned to appear before the UPC, but are not based in one of the Contracting Member States of the UPC, as confirmed in Rule 274.1(a)(i) of the Rules of Procedure. In that case, the UPC does not have a registry or sub-registry in the home country of the defendant, which means that the Statement of claim has to be “transmitted” from a UPC country (in that case probably Luxembourg, the basis of the Registry), to the home country of the defendant; this means the Service Regulation fully applies. For those countries, the UPC is a foreign court.  Currently those states are Croatia, Poland and Spain, although Croatia is expected to join the UPC Agreement soon.

However, for a citizen of a Contracting Member State, the UPC is not a foreign court. Article 1 of the UPC Agreement provides:

“The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States and thus subject to the same obligations under Union law as any national court of the Contracting Member States.”

Consideration 11 of the current version of the Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I Regulation (recast)), already refers to such courts, without specifically mentioning the  UPC:

“For the purposes of this Regulation, courts or tribunals of the Member States should include courts or tribunals common to several Member States, such as the Benelux Court of Justice when it exercises jurisdiction on matters falling within the scope of this Regulation. Therefore, judgments given by such courts should be recognised and enforced in accordance with this Regulation.”

On 26 July 2013, the European Commission published a draft amendment to the Brussels I Regulation (document 2013/0268 (COD)), which includes a new Article 71a(1):

“For the purposes of this Regulation, a court common to several Member States (a "common court") shall be a court of a Member State when, pursuing to the agreement establishing it, it exercises  jurisdiction in civil and commercial matters within the meaning of this Regulation.”

And Article 71a(2)(a):

“For the purposes of this Regulation, the following shall each be a common court: (a) the Unified Patent Court established by the Agreement on a Unified Patent Court signed on 19 February 2013 (the "UPC Agreement") …”

The consequence of all of this is that the UPC shall be regarded as a court of that Member State in each Contracting Member State of the UPC Agreement. So, if a Hungarian defendant is sued in the Brussels local division of the UPC for an alleged infringement in Belgium, he is deemed to be sued in a Hungarian court (as well as in a Belgian court). This in fact makes sense, since a local division is not a separate court, but merely a division of a Unified Court that also covers Hungary (and Belgium). This was the way it was intended.

The introduction of amendment 2013/0268 (COD) confirms this:

“The Unified Patent Court will be a court common to certain Member States and will be subject to the same obligations under Union law as any national court. The Unified Patent Court will have exclusive competence, thus replacing national courts, for the matters governed by the UPC Agreement. The UPC Agreement regulates the internal distribution of competences between the different divisions of the Unified Patent Court and the enforcement of the judgments of the Unified Patent Court in the Contracting Member States.”

But if the UPC is to be regarded as a national court in each Contracting Member State, and if the UPC Agreement and its Rules of Procedure provide for a specific language of the Statement of claim which for all practical purposes may not be a language which the defendant understands, will that defendant still be entitled to a translation of that Statement of claim?

The UPC Agreement only provides for that under Article 49(5) – and even then at the discretion of the Court – if the language of the proceedings is changed from a language of the division at hand to the language in which the patent was granted, and under Article 51(3) for litigation before the Central Division against defendants based outside the Contracting Member States or where the Contracting Member State involved does not host  a local division or participate in a regional division. The more common situation of a defendant domiciled in one Contracting Member State who is sued before a division in another Contracting Member State, which does not have his mother tongue as an available language, is not dealt with in the UPC Agreement. And of course such situation was not envisaged in the Service Regulation, which considerably predates the UPC Agreement.

The Service Regulation deals with the transmission of documents between Member States, as stated in recital (2):

“The proper functioning of the internal market entails the need to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.”

This is further defined in Article 1, which sets the scope of the Regulation

“This Regulation shall apply in civil and commercial matters where a judicial or extrajudicial document has to be transmitted from one Member State to another for service there. It shall not extend in particular to revenue, customs or administrative matters or to liability of the State for actions or omissions in the exercise of state authority (acta iure imperii).”

Article 8(1) provides:

“The receiving agency shall inform the addressee, using the standard form set out in Annex II, that he may refuse to accept the document to be served at the time of service or by returning the document to the receiving agency within one week if it is not written in, or accompanied by a translation into, either of the following languages:

(a) a language which the addressee understands;

or

(b) the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected.”

In accordance with this, Article 5(1) provides:

“The applicant shall be advised by the transmitting agency to which he forwards the document for transmission that the addressee may refuse to accept it if it is not in one of the languages provided for in Article 8.”

The Regulation does not refer to courts or litigation in courts of another Member State; it simply refers to the transmission of documents from one Member State to another.

According to Rule 6.1(b) of the Rules of Procedure, the Statement of claim is served on the defendant by the Registry. The Registry is based in Luxembourg, see Article 10(1) and 9(5) of the UPC Agreement. So this might mean that in fact any Statement of claim is transmitted from Luxembourg to the Member State of the defendant, except if he happens to be based in Luxembourg. If this is seen as decisive, Articles 5 and 8 of the Service Regulation would apply and thus would guarantee that the defendant can require a translation of that Statement of claim. However, this seems to be a bit of an artificial construction. The domicile of the parties and maybe the location of the division addressed would be more logical decisive factors. The role of the Registry is quite limited and actually all the submissions of documents will happen online. In fact, Article 10(2) UPC Agreement provides that sub-registries shall be set up at all divisions of the Court of First Instance. Therefore, in practice it is more likely that the Statement of claim, which is submitted online by the claimant, is printed and served by the sub-registry in the Contracting Member State where the defendant is based. Submitting a Statement of claim is not done in a specific Member State; the claimant may even not be based in any Member State. Therefore, if this indeed will be the practice, the Statement of claim is not “transmitted from one Member State to another” in the traditional sense as meant in the Service Regulation.

Article 4(2) of the Service Regulation provides that transmission may be carried out by “any appropriate means”, provided that the content of the document received is true and faithful to that of the document forwarded and that all information in it is easily legible. However, recital 17 and Article 14 make it clear that the lawmakers did not have online files in mind, as a standard method of transmission is by postal service by registered letter. Actually, a predecessor of the Service Regulation is a 1999 proposal for a Directive. [Proposal for a Council Directive on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, 4-5-1999, COM(1999) 219 final] This proposal also stipulates that any means of transmission can be used and adds:

“Where technical innovations take place or where receiving agencies accept new means of transmission, this can be entered in the manual when it undergoes its annual updating.” [Proposal, p. 13.]

Although that would suggest otherwise, the Manual on the Service Regulation offers no solution either. It provides information per country, but no general instructions on the means of transmission. [For example for the Netherlands it provides “Bailiffs may receive documents by post. Receiving agencies for which a fax number or e-mail address is given in the list at point I of this manual may also receive documents by fax or email.”] So, none of the documents relating to the Service Regulation provides any indication that Articles 5 and 8 are intended to cover a situation where a Statement of claim is filed online, printed at the sub-registry in the country of domicile of the defendant and then served on him; such document cannot be said to have been “transmitted from one Member State to another”. If online litigation becomes more standard, this certainly calls for a revision of the Service Regulation.

For the UPC the issue has now been resolved in Rule 271(7) of the 16th draft of the Rules of Procedure, which provides:

“Where the defendant would be entitled to refuse service if Article 8 of Regulation (EC) No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (“the EU Service Regulation”) were applicable and where he has notified the refusal to the Register within one week of the attempted service together with an indication of the language(s) he understands, the Registry shall inform the claimant. The claimant shall provide to the Registry translations of at least the Statement of claim and the information required in Rule 13.1(a) to (p) in a language provided for by Article 8(1)(a) or (b) of the EU Service Regulation. The Statement of claim shall not be deemed served in accordance with this Chapter, and time limits shall not run, until service of said translations by the Registry upon the defendant in accordance with these Rules.”

As a consequence, defendants based in a UPC Agreement Contracting member State are now entitled to a translation of the Statement of claim in the same way defendants in other countries, inside and outside the EU, would be. However, although the Rules of Procedure do provide a sufficient legal basis for this obligation, it is not an elegant solution.  These Rules are decided and amended by the Administrative Committee of the UPC, which is not a democratic institution. The Service Regulation is enacted by the European parliament and the Council and therefore does have a democratic legitimation, which one would expect for such fundamental rules. So, although the present solution works, it would be preferable if the Service Regulation would be updated to these new developments, which are a new type of supranational court and new electronic ways of litigation.

Wouter Pors

Uit het persbericht: The Expert Group chaired by Mr. Kevin Mooney has carefully studied the comments received by the Secretariat of the Preparatory Committee in the written consultation on the Draft Rules of Procedure of the future Unified Patent Court which was open from 25 June to 1 October 2013. As a conclusion from its thorough discussions it has presented a revised 16th version of the draft Rules of Procedure pdf in which the amendments to the previous version appear in mark-up mode. Alongside a comprehensive digest pdf is published which was prepared by the Expert Group for their discussions containing explanations on the approach taken.

Henceforth the work is taken up under the chairmanship of Johannes Karcher in the Legal Group of the Preparatory Committee which will now examine the draft set of rules at the level of participating EU-Member States.

The publication of the 16th draft of the Rules of Procedure is not intended as a call for a fur-ther round of written comments but for information only. Any comments should be submitted at the oral hearing planned to be held by the Legal Group in the course of this year which will seek input of users on all suggested amendments to the text since the written consultation. For further information on the timing of the oral hearing please consult at regular intervals the roadmap of the Preparatory Committee which will appear on this website.

Wouter Pors, Analysing the Trade Secrets Directive, IE-Forum.nl IEF 13607.
Bijdrage ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. The European Commission has published a proposal for a Trade Secrets Directive on 28 November 2013. This is a big step forward in the long-desired harmonization of trade secret law throughout Europe. It has the potential to bring protection to the same level as in the US, where the Uniform Trade Secrets Act has been around for quite a while. It was also necessary since so far most Member States have not taken sufficient steps to implement Article 39 TRIPs, which requires a minimum level of trade secret protection.

(...) 4. Conclusion
The proposal for the Trade Secret Directive certainly is a big step forward towards effective protection. It contains a lot of useful tools and provides a comprehensive, though not perfect, delimitation of the scope of trade secrets. At the same time it is an imperfect proposal with a fundamental flaw. It denies trade secrets their full protection as intellectual property rights as required by TRIPs. The fear for too much protection has led to some provision that might render the law rather ineffective. The choice not to have trade secrets covered by the Enforcement Directive means that different sets of tools apply and essential tools for collecting evidence are missing.

It is clear that the commission also has not appreciated, or chosen not to appreciate, the problems this causes in litigation practice. Any patented invention starts with a trade secret, but even once patent protection is granted, trade secret protection is still required. Not every bit of know-how meets the requirements for patentability and not every further development or technology involved in implementing the patent can be patented, either for legal or for economic reasons. However, if the invention is then copied by an infringer, this may be a combination of patent and trade secret infringement, which the owner might want to address in a single action. Because of the diverging rules for enforcement, that might prove to be quite difficult.
The current proposal is not the final text. Some of the problems are a result of political compromise and very hard to repair. Others are more up for debate, also by legal professionals. There will be lots of opportunities for industry to have this debate in the near future. The Directive is not expected to be enacted in the very near future, probably at least not before the end of this year. It is worthwhile to have these discussions and share views with the Commission, in order to create a good system that brings Europe to the same level as the US.

Wouter Pors

Meegezonden documenten:
Trade secrets proposal
Trade secrets implementation plan
Trade secrets summary impact assessment

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 februari 2014, KG ZA 13-1464 (Sirvis c.s. tegen Medical Brands)
Uitspraak ingezonden door Joke Bodewits, Hogan Lovells en Ard Ellens, Ellens & Van Essen.
Octrooirecht. Kans op gedeeltelijke vernietiging van octrooi in bodemprocedure. Servis adviseert bedrijven in de ontwikkeling en productie van cosmetica en gezondheidsproducten. Medical Brands ontwikkelt en distribueert medische producten (waaronder de "I say: Koortslip") en exploiteert IE-rechten. Sirvis is houdster van EP 2 316 415 voor een "Lip compositions comprising a zinc containing compound dissolved in a hydrophobic phase". Op basis van een eerder Duits octrooi en op basis van zijn algemene vakkennis zou de vakman begrijpen dat de maatregel voor het oplossen van zinkzout in een hydrofobe fase een gunstige werking heeft op de behandeling van een koortslip. Er is gerede kans dat de conclusies 1 t/m 15, met uitzondering van 6, door de bodemrechter zullen worden vernietigd.

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat het reeds lang voor de prioriteitsdatum bekend was dat zinkzouten, waaronder zink ricinoleaat, een gunstige werking hebben bij de behandeling van herpes labialis, in de volksmond: een koortslip. Ook zijn zij het erover eens dat DE 322 een pharmaceutische samenstelling openbaart in de vorm van een hydrofobe fase (p. 2, r.3 en conclusie 1: ‘einer hydrophoben Gelgrundlage’) die onder meer zink ricinoleaat bevat (zie p. 3, r. 26; p. 5, Beispiel 7, 9 en 11; vgl. 2.8.). Deze samenstelling wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van een koortslip. Het debat spitst zich toe op de vraag of DE 322 aan de vakman ook de maatregel uit conclusie 1 openbaart dat zink ricinoleaat in de hydrofobe fase is opgelost. Volgens Sirvis c.s. is dat niet het geval omdat DE 332 niet expliciet een verwarmingsstap noemt.

4.7. Met Medical Brands c.s. wordt voorshands aangenomen dat de vakman de maatregel van het oplossen van een zinkzout in een hydrofobe fase uit de in 2.8. weergegeven passage uit DE 322 en op basis van zijn algemene vakkennis zou begrijpen. De publicatie beschrijft daar immers dat de samenstellingen volgens de uitvinding ‘an sich bekannter Weise’ worden bereid en dat ‘Diese konnen dann in für pharmazeutische Gele übliche Verpackungsmittel wie etwa Tuben, Tiegel oder Portionspackungen zur topischen Applikation abgefüllt werden’. Het is algemeen bekend bij de vakman dat viskeuze samenstellingen zoals die volgens DE 322 worden gemengd en in een tube worden gebracht bij een temperatuur waarbij zij vloeibaar genoeg zijn om afgevuld te kunnen worden. Conclusie 1 van DE 322 spreekt over het mengen en homogeniseren, terwijl bovendien de beschrijving aan de vakman leert dat ‘Der Wirkstoff bleibt über lange Lagerzeit hinweg suspendiert, ohne irreversibel zu sedimentieren, ohne zu verklumpen oder sich an den Gefäßwandungen niederzuschlagen’. Anders dan Sirvis c.s. meent, is dit een extra aanwijzing dat ten minste een deel van het zink ricinoleaat bij de bereiding in de hydrofobe fase zal zijn opgelost, hetgeen volgens de eigen stellingen van Sirvis c.s. zelfs al mogelijk zou zijn bij kamertemperatuur (vgl. productie 22 Sirvis c.s., p. 4 en productie 28 Sirvis c.s., p. 3).

4.8. Zelfs als dit anders zou zijn en DE 322 aan de vakman de maatregel dat zink ricinoleaat opgelost moet worden in de hydrofobe fase niet direct en ondubbelzinnig zou openbaren, dan is conclusie 1 van EP 415 niet inventief.

4.10. Bij die stand van zaken bestaat er naar voorlopig oordeel een gerede kans dat de conclusies 1 t/m 5 en 7 t/m 15 van het Nederlandse deel van EP 415 door de bodemrechter zullen worden vernietigd. Reeds om die reden wordt ook het inbreukverbod afgewezen, evenals de daarmee samenhangende nevenvorderingen. De serieuze gebreken die kleven aan het door Sirvis c.s. bijgebrachte bewijs van de gestelde inbreuk kunnen bij die stand van zaken onbesproken blijven.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 oktober 2013, zaak C-568/13 (Actavis Group et Actavis) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk)
Octrooi. Aanvullend Beschermingscertificaat. Verweerster Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co is eigenaar en houder van twee ABCs voor Telmisartan. Het gaat om het ABC waarvan de productomschrijving luidt: ‘Telmisartan, eventueel in de vorm van farmaceutisch aanvaardbare zouten, en hydrochlorothiazide’. De kwestie is of het ABC ook voor de laatstgenoemde samenstelling geldig is. Voor beide ABCs heeft verweerster het Europese octrooi, afgegeven in het VK, als basis ingeroepen. De aanvraag dateert van 1992, de toekenning door het VK Patentbureau van 1998.

In 2003 vraagt verweerster, nadat zij een ABC heeft aangevraagd voor de samenstelling, om wijziging van het octrooi door invoeging van een nieuwe conclusie (zie punt 7 van de verwijzingsbeschikking). Dit gewijzigde octrooi is op 30 januari 2012 verlopen. De aanvragen ABC dateren van december 1998 (verstreken op 10 december 2013) en het litigieuze ABC, aangevraagd september 2002, geldig tot januari 2017. Verzoeksters starten een procedure stellende dat de octrooihouder ter ondersteuning van zijn ABC-aanvraag geen gewijzigd octrooi als het ‘van kracht zijnd basisoctrooi’ kan aanvoeren.

Volgens de verwijzende Engelse rechter vloeit uit Vo. 469/2009 voort dat het product waarvoor de ABC-aanvraag is ingediend door een van kracht zijnd basisoctrooi moet worden beschermd ‘op de datum van die aanvraag’. Zie ook het HvJEU in de zaak C-322/10 Medeva. Het Patentbureau had de aanvraag voor een ABC in zijn ogen dan ook moeten weigeren.

De verwijzende rechter meent dat Vo. 469/2009 eraan in de weg staat dat de octrooihouder op de wijze als in deze zaak een ABC voor het samengestelde product verkrijgt.

Vragen van de verwijzende rechter
1 a) Indien een octrooi bij de afgifte ervan geen conclusie bevat waarin de twee samengestelde werkzame stoffen expliciet zijn vermeld, maar het octrooi nadien kan worden gewijzigd teneinde een dergelijke conclusie erin op te nemen, kan dit octrooi dan – of die wijziging nu is verricht of niet – overeenkomstig artikel 3, sub a, van verordening (EG) nr. 469/2009 (hierna: „verordening nr. 469/2009”) als „een van kracht zijnd basisoctrooi” worden aangevoerd voor een product dat deze samengestelde werkzame stoffen bevat?
b) Kan een octrooi dat na de afgifte ervan en ofwel (i) vóórdat en / of (ii) nádat het aanvullende beschermingscertificaat (hierna: „ABC”) is verleend, is gewijzigd, als „een van kracht zijnd basisoctrooi” worden aangevoerd ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009?
c) Indien een belanghebbende een ABC-aanvraag indient voor een product dat uit de werkzame stoffen A en B bestaat in omstandigheden waarin:
(i) het van kracht zijnde basisoctrooi, te weten een Europees octrooi (Verenigd Koninkrijk) [hierna: „(basis)octrooi”], ná de datum van de ABC-aanvraag maar vóór de afgifte daarvan, aldus is gewijzigd dat het ook een conclusie bevat waarin de stoffen A en B expliciet worden genoemd, en
(ii) deze wijziging volgens het nationale recht wordt geacht steeds van toepassing te zijn geweest vanaf de afgifte van het octrooi, kan de aanvrager van het ABC dit octrooi dan in zijn gewijzigde vorm aanvoeren ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009?
2 Om te bepalen of de voorwaarden van artikel 3 vervuld zijn op de datum van de indiening van de ABC-aanvraag voor een product dat uit een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bestaat, wanneer (i) in het van kracht zijnde basisoctrooi een conclusie is opgenomen betreffende een product dat de werkzame stof A bevat alsook een aanvullende conclusie betreffende een product dat een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bevat en (ii) er reeds een ABC bestaat voor een product dat de werkzame stof A bevat („product X”), dient daarvoor dan te worden nagegaan of de samenstelling van de werkzame stoffen A en B als een ontdekking kan worden beschouwd die een onderscheiden en afzonderlijke uitvinding vormt ten opzichte van die van A alleen?
3. Wanneer een van kracht zijnd basisoctrooi overeenkomstig artikel 3, sub a, strekt tot „bescherming” van:
a) een product dat de werkzame stof A bevat („product X”), en
b) een product dat een samenstelling van de werkzame stof A en de werkzame stof B bevat („product Y”), en indien:
c) een vergunning voor het in de handel brengen van product X als geneesmiddel is afgegeven;
d) een ABC voor product X is verleend, en
e) vervolgens een afzonderlijke vergunning voor het in de handel brengen van product Y is afgegeven,
staat verordening nr. 469/2009, inzonderheid de artikelen 3, sub c en d, en/of 13, lid 1, ervan, dan aan in de weg dat aan de houder van het octrooi een ABC voor product Y wordt afgegeven? Subsidiair, indien een ABC voor product Y kan worden verleend, dient de duur daarvan dan te worden beoordeeld op basis van de vergunning die voor product X is afgegeven of op basis van de vergunning die voor product Y is afgegeven?
4. Indien vraag 1, sub a, ontkennend wordt beantwoord, vraag l, sub b-i bevestigend wordt beantwoord en vraag l, sub b-ii ontkennend wordt beantwoord, is dan in omstandigheden waarin:
i) volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 469/2009 een ABC voor een product wordt aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop voor dit product de in artikel 3, sub b, vermelde vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel is verkregen overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG of richtlijn 2001/82/EG;
ii) de bevoegde dienst voor de industriële eigendom na de indiening van de ABC-aanvraag wijst op een eventueel beletsel tegen de afgifte van het ABC krachtens artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009;
iii) vervolgens, teneinde dit mogelijke door de bevoegde dienst voor de  industriële eigendom gemaakte bezwaar weg te werken, een aanvraag wordt ingediend tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi waarop de aanvrager van het ABC zich beroept, welke aanvraag wordt toegewezen;
iv) het betrokken van kracht zijnde basisoctrooi, na aldus te zijn gewijzigd, aan artikel 3, sub a, voldoet;
verzet verordening nr. 469/2009 er zich dan tegen dat de bevoegde dienst voor de industriële eigendom nationale procedurele bepalingen toepast met het oog op (a) de opschorting van de ABC-aanvraag teneinde de aanvrager van het ABC in staat te stellen, te verzoeken om wijziging van het basisoctrooi en (b) de hervatting van de behandeling van deze aanvraag op een later tijdstip, met name zodra de wijziging is toegestaan, welke hervatting geschiedt:
- ná het verstrijken van zes maanden vanaf de datum waarop een geldige vergunning voor het in de handel brengen van dat product als geneesmiddel is afgegeven, doch - binnen zes maanden vanaf de datum waarop de aanvraag tot wijziging van het kracht zijnde basisoctrooi is toegewezen?