rechtspraak  

HvJ EU 6 juli 2010, zaak C-428/08 (Monsanto Technology LLC tegen Cefetra BV e.a.)

Prejudiciële vragen Rechtbank ’s-Gravenhage.

Octrooirecht. Octrooi op genetische informatie. Het Hof van Justitie buigt zich voor het eerst over de uitlegging van de strekking van de Europese regeling inzake de bescherming van biotechnologische uitvindingen.

Perscommuniqué HvJ EU: Monsanto kan zich niet verzetten tegen de verhandeling binnen de EU van Argentijns sojameel waarin een door deze onderneming geoctrooieerde DNA-sequentie als residu aanwezig is. Een Europees octrooi kan alleen worden ingeroepen voor een uitvinding die daadwerkelijk de functie heeft waarvoor zij is geoctrooieerd

De Rechtbank ’s-Gravenhage, waar Monsanto beroep heeft ingesteld, heeft aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of het enkele feit dat een door een Europees octrooi beschermde DNA-sequentie aanwezig is, reeds meebrengt dat bij de verhandeling van het meel in de Europese Unie inbreuk wordt gemaakt op het Europese octrooi van Monsanto.

Het Hof stelt vast dat volgens de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, aan de bescherming die een Europees octrooi biedt de voorwaarde is gekoppeld dat de genetische informatie die in het geoctrooieerde materiaal is opgenomen of waaruit dat materiaal bestaat haar functie uitoefent in het materiaal waarin zij is opgenomen. Dienaangaande zet het Hof uiteen, dat de functie van de uitvinding van Monsanto wordt uitgeoefend wanneer de genetische informatie de sojaplant waarin zij aanwezig is beschermt tegen de werking van het herbicide glyfosaat. Deze functie van de beschermde DNA-sequentie kan echter niet meer worden uitgeoefend wanneer zij slechts als residu aanwezig is in het sojameel, dat een dode materie is die wordt verkregen door soja aan verschillende behandelingen te onderwerpen.

Hieruit volgt dat de aan een Europees octrooi verbonden bescherming is uitgesloten wanneer de genetische informatie niet meer de functie vervult die zij had in de oorspronkelijke plant waaruit het sojameel is ontstaan.

Een dergelijke bescherming kan niet worden verleend op grond dat de genetische informatie die in het sojameelaanwezig is zijn functie eventueel opnieuw zou kunnen uitoefenen in een andere plant. Daartoe zou de DNA-sequentie daadwerkelijk in die andere plant moeten worden ingebracht, waarna met betrekking tot deze laatste bescherming aan het Europese octrooi kan worden ontleend.

In die omstandigheden kan Monsanto niet op basis van de richtlijn het in de handel brengen van sojameel uit Argentinië waarin haar biotechnologische uitvinding als residu aanwezig is, verbieden.

Tot slot merkt het Hof op dat met de richtlijn niet verenigbaar is een nationale regel die absolute bescherming verleent aan een geoctrooieerde DNA-sequentie als zodanig, ongeacht of zij in de materie waarin zij aanwezig is haar functie uitoefent. De bepalingen van de richtlijn op grond waarvan die functie daadwerkelijk moet worden uitgeoefend brengen immers een uitputtende harmonisatie op het onderhavige gebied in de Europese Unie tot stand.

Lees het arrest hier. Volledige perscommuniqué hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage 19 mei 2010, HA ZA 09-3220 (Novozymes A/S tegen DSM Food Specialities B.V.)

Uitspraak ingezonden door Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek.

Octrooirecht. Vernietiging van het Nederlandse gedeelte van het Europese octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid. Er is sprake van een zogenaamde wensconclusie of  free-beer claim; er wordt namelijk iets geclaimd (gratis bier) dat iedereen wel zou willen hebben, maar er wordt niet uitgelegd hoe de uitvinding kan worden verkregen.

Novozymes is de houdster van een Europees octrooi dat ziet op een ‘werkwijze voor het bereiden van deeg of een gebakken product dat van deeg is bereid, die het toevoegen aan het deeg van een lipolytisch (‘vetsplitsend’) schimmelenzym met specifieke eigenschappen omvat’. Door het gebruik van lipolytische enzymen vermindert de noodzaak om dure emulgatoren toe te voegen (afbeelding website Novozymes). Novozymes stelt dat DSM met de verhandeling van een concurrerend product inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank wijst de vorderingen echter af en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid in de zin van artikel 83 EOV.

Novozymes’ verweer dat de argumenten die DSM presenteert op de grondslag van niet-nawerkbaarheid naar de kern clarity bezwaren zijn in de zin van artikel 84 EOV wordt aldus niet aanvaardt door de rechtbank. De rechtbank merkt weliswaar op dat de begrippen gebrek aan support/clarity en gebrek aan nawerkbaarheid veelal dicht bij elkaar liggen (zie Guidelines onder C-III, 6.4), maar neemt toch als uitgangspunt dat de bezwaren van DSM benoemt zijn onder de grondslag niet-nawerkbaarheid in de zin van artikel 83 EOV.

6.10. De rechtbank stelt voorop dat artikel 83 EOV eist dat het octrooischrift de uitvinding zodanig duidelijk en volledig beschrijft dat de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies zonder onevenredige inspanning (undue burden) kan worden toegepast door de gemiddelde vakman (vgl. TKvB 18 maart 1993, T 409/91, Exxon). De gemiddelde vakman moet dus op basis van het octrooischrift en zijn algemene vakkennis in staat zijn om op zijn minst een substantieel deel van de uitvoeringsvormen van de uitvinding te reproduceren.

6.11. De rechtbank is met DSM van oordeel dat het Octrooischrift niet aan voornoemde eis voldoet. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat de breedte van conclusie 1 van EP 416 met name wordt bepaald door de eigenschappen van de lipolytische schimmelenzymen die volgens de geclaimde werkwijze aan het deeg moeten worden toegevoegd. Om conclusie 1 over de gehele breedte te kunnen toepassen, is het dus noodzakelijk dat het Octrooischrift de vakman leert hoe hij de bedoelde enzymen kan verkrijgen. Het Octrooischrift beschrijft die enzymen echter niet in termen van hun chemische structuur of samenstelling. De vakman kan dus niet de chemische structuur of samenstelling reproduceren. Het octrooischrift definieert de enzymen slechts in termen van de gewenste activiteit op digalactosyldiglyceride, fosfolipide en triglyceride, zonder daarbij een technisch concept te openbaren dat de vakman leert hoe hij alle enzymen die de gewenste activiteit vertonen, kan verkrijgen. Zoals ook de onderzoeksafdeling van het EOB heeft geconstateerd in zijn brief van 7 november 2008, brengt het Octrooischrift daarom niet een substantieel deel van alle uitvoeringsvormen die onder conclusie I vallen, binnen handbereik van de vakman (vgl ook TKvB 3 feb& 2009, T 1063106, Bayer).

Samenvattend komt de rechtbank aldus tot het oordeel dat de ingeroepen conclusies zogenaamde free-beer claims zijn; er wordt namelijk iets geclaimd (gratis bier) dat iedereen wel zou willen hebben, maar er wordt niet uitgelegd hoe de uitvinding kan worden verkregen.

Lees het vonnis hier.