Impliciete toestemming volgt niet uit de contactlensverpakking

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, HA ZA 11-2462 (Novartis tegen Friederichs, in vrijwaring: Saurus)
Namaak. Import in EER. Vrijwaring toegewezen. Novartis is houdster van gemeenschapswoord- /beeldmerk AIR OPTIX voor contactlenzen. Friederichs neemt o.a. deze lenzen af en verkoopt deze als groothandel. Novartis c.s. stelt dat Friederichs AIR OPTIX conctactlenzen verhandelt die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in het verkeer zijn gebracht, hetgeen ook is gebleken uit de door haar verrichte proefaankoop. Saurus heeft de contactlenzen aan Friederichs geleverd.

Er is geen sprake van uitputting. Toestemming voor het binnen de EER brengen als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo kan niet worden vermoed, maar dient uitdrukkelijk dan wel impliciet te zijn. Uit de verpakking van de AIR OPTIX kan geen impliciete toestemming worden afgeleid, zeker niet nu er ook kenmerken op staan die duiden op verhandeling buiten de EER (r.o. 5.8). Friederichs heeft niet aangetoond dat er sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. (r.o. 5.10-5.12).

Met het overleggen van de facturen van en (niet succesvolle) correspondentie met Saurus over het bewijs dat met toestemming deze lenzen zijn verhandeld, heeft zij niet aangetoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om aan te tonen dat de merkrechten zijn uitgeput (5.17). De (neven)vorderingen worden toegewezen. De vorderingen in vrijwaring komen de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor zodat zij zullen worden toegewezen. Saurus heeft onrechtmatig gehandeld en dient Friederichs schadevergoeding aan Novartis en de proceskosten te vergoeden. Ook dient de schade die Friederichs lijdt als gevolg van het doen van opgave en het terughaalbevel te vergoeden. Vrijwaringszaak wordt toegewezen.

5.6. Friederichs stelt allereerst dat sprake is van uitputting omdat zij erop mocht vertrouwen dat Novartis c.s. met de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen binnen de EER had ingestemd gelet op de verpakking van die lenzen waarop specifiek op verhandeling in de EU gerichte kenmerken zijn aangebracht, zoals de CE-markering, de vermelding van een EU Representative (Ciba Vision GmbH) en een inhoudsopgave met instructies in elf Europese talen (zie onder meer de afbeelding van de verpakking hiervoor in 3.4).

5.7. De rechtbank verwerpt dit betoog. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (vergelijk: HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

5.8. Novartis heeft terecht aangevoerd dat uit de verpakking van de AIR OPTIX contactlenzen geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid voor verhandeling binnen de EER. Dat is naar het oordeel van de rechtbank al niet het geval omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Zo stelt Novartis c.s. onweersproken dat op de verpakking niet alleen een CE markering staat maar ook markeringen die vereist zijn voor landen buiten de EU en verder dat op de verpakking naast de officiële Ciba Vision distributeur voor Europa (Ciba Vision GmbH) ook die voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) (Ciba Vision Corp.) staat vermeld. Op de verpakking staan talen die zowel in als buiten de EU worden gesproken en er staan ook niet-Europese talen op. Tot slot vermeldt de verpakking dat het product is gefabriceerd onder gebruikmaking van (een licentie voor) met nummer vermelde Amerikaanse octrooien.

5.10. De rechtbank verwerpt dit betoog. Tussen partijen is niet in geschil dat de verkoopprijzen van Novartis c.s. van AIR OPTIX contactlenzen variëren per werelddeel (de verkoopprijzen in Azië zijn lager dan die in de VS en in de EER) en dat die verkoopprijzen ook binnen de EER variëren. Locale entiteiten in de EER passen vervolgens ook nog kortingsstaffels toe, welke staffels weer per locale entiteit (kunnen) verschillen. Dat Novartis c.s. een exclusief of selectief distributiesysteem hanteert, is niet door Friederichs aangevoerd.

5.11. De stelling van Novartis c.s. dat tussenhandelaren hun bron niet willen prijsgeven om te voorkomen dat hun afnemer bij een volgende bestelling rechtstreeks naar de voorman gaan, is in dit verband niet relevant omdat niet gesteld is dat er enig verband is met een gedraging van Novartis c.s.

5.12. De rechtbank acht hetgeen Friederichs heeft aangevoerd over het onder druk zetten van afnemers om niet aan parallelhandel te doen onvoldoende concreet om met haar te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten door Novartis c.s. worden afgeschermd. Het had op de weg van Friederichs gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat en op welke wijze Novartis c.s. haar afnemers onder druk zet en welke feitelijke beperkingen dit tot gevolg heeft.

5.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Friederichs niet heeft aangetoond dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. Omkering van de bewijslast van uitputting is op die grond dan ook niet aan de orde.

5.17. De rechtbank ziet met inachtneming van het voorgaande ook geen reden om de bewijslast terzake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Friederichs met het overleggen van de facturen van Saurus en e-mailcorrespondentie waarin zij Saurus - zonder resultaat - verzoekt om bewijs dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, niet aangetoond dat zij in redelijkheid, ook reeds ten tijde van de aankoop, al het mogelijke heeft gedaan wat gezien de omstandigheden van haar verwacht had mogen worden om aan te tonen dat terzake de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen de merkrechten van Novartis c.s. zijn uitgeput. Dat Friederichs thans in bewijsnood verkeert, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.

5.18. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Friederichs dat van toewijzing van de vorderingen een dusdanig chilling effect uitgaat dat dit op zich zelf schade toebrengt aan de legale parallelhandel omdat partijen zich uit die handel zullen terugtrekken en waren van de Merken uitsluitend nog zullen betrekken rechtstreeks van Novartis c.s. Nu niet is gebleken van een reëel gevaar van afscherming van de nationale markten door Novartis c.s., is er geen aanleiding te oordelen dat Novartis c.s. haar merkrechten niet mag handhaven als deze niet zijn uitgeput.

6.11. verklaart voor recht dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs AIR OPTIX contactlenzen voorzien van de Merken te leveren die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht;