Betreffende de co-continue fases en de oppervlaktebehandeling
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 10 juni 2009, KG ZA 09-254 (Novartis A.G. tegen Sierra B.V. c.s.)
Octrooirecht. EP ofthalmische lens voor langdurig gebruik (contactlens). Zie ook LS&R 38. Novartis vordert een verbod op inbreuk, op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten van Friedrichs. Friedrichs verhandelt de zogenaamde Acuvue Oasys lenzen die geschikt zijn voor langdurig gebruik. Hiervoor is met name van belang dat de lens voldoende zuurstof in een bepaalde snelheid kan doorlaten en dat de lens voldoende op het oog kan bewegen, zodat het lensmateriaal met een bepaalde snelheid ionen doorlaat. Het octrooi ziet op het evenwicht tussen deze twee eigenschappen dat kan worden bereikt door een combinatie van zuurstofpermeabel materiaal en ionenpermeabel materiaal zonder het te mengen.
Novartis heeft in Nederland drie vennootschappen behorend tot de Johnson & Johnson groep wegens octrooi-inbreuk aangesproken. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vonnis gewezen (hierna: het bodemvonnis) en daarbij overwogen dat EP 258 geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. Friederichs is een groep van ondernemingen die in Nederland contactlenzen op de markt brengt, waaronder de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johnson.
Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het bodemvonnis tegen Johnson & Johnson en heeft Friederichs erop gewezen dat het Friederichs niet is toegestaan de inbreukmakende Acuvue Oasys contactlenzen in Nederland in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.
De beoordeling:
“4.1 Friederichs ziet een zodanige aanwijzing in twee verweren die niet zijn beoordeeld in de zaak tegen Johnson & Johnson, te weten (i) dat de Acuvue Oasys lenzen geen co-continue fases bevatten en (ii) dat die lenzen geen oppervlaktebehandeling hebben ondergaan. Die verweren worden gepasseerd. De voorzieningenrechter is namelijk voorshands met Novartis van oordeel dat de gestelde afwezigheid van voornoemde kenmerken niet relevant is voor de beantwoording van de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op de conclusie van EP 258 waarop Novartis haar vorderingen in deze zaak uitsluitend baseert, te weten conclusie 1. Zoals hierna zal worden toegelicht, bevat die conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving, die beperkingen namelijk niet.”
“4.5. … op dit punt geldt dat de beschrijving de aanwezigheid van co-continue fases slechts voorstelt als een manier om het gewenste evenwicht van hoge ionenpermeabiliteit en hoge zuurstofpermeabiliteit te realiseren. Uit niets in de beschrijving blijkt dat die manier essentieel is voor de uitvinding.”
“4.7 De beschermingomvang van conclusie 1 van EP 258 mag dus niet met voorbijgaan aan de tekst van die conclusie en de beschrijving worden bepaald aan de hand van hetgeen de uitvinder volgens hemzelf of in de ogen van de vakman heeft willen of zou hebben willen beschermen.”
“4.9. Het betoog van Friederichs dat de bescherming die Novartis op grond van EP 258 kan claimen, gerelateerd moet zijn aan de bijdrage van dat octrooi aan de stand van de techniek, leidt evenmin tot een ander resultaat. Integendeel, toepassing van die redenering onderstreept juist dat de aanwezigheid van co-continue fases en de toepassing van een oppervlaktebehandeling niet moeten worden gebruikt bij de vaststelling van de beschermingsomvang. (…) Gelet daarop moet worden aangenomen dat de bijdrage van EP 258 aan de stand van de techniek primair ligt in het voornoemde evenwicht en dient dus dat kenmerk, en niet de aanwezigheid van co-continue fases of de 331478 / KG ZA 09-254 toepassing van een oppervlaktebehandeling, beslissend te zijn bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de hoofdconclusie van EP 258.”
Geconcludeerd moet dus worden dat de verweren van Friederichs betreffende de co-continue fases en de oppervlaktebehandeling niet slagen. Zoals is overwogen in het tussenvonnis brengt dat mee dat moet worden aangenomen dat Friederichs door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maakt op EP 258 en dat het gevorderde verbod dus toewijsbaar is. De voorzieningenrechter verbiedt Friedrichs (gedaagden) inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de Acuvue Oasys lenzen te vervaardigen, gebruiken (…) op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 voor elke schending door één van gedaagden van het hiervoor gegeven verbod, of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat één van gedaagden het genoemde verbod niet volledig is nagekomen.
Friedrichs wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Novartis heeft € 191.500,00 gevorderd, maar dit is volgens de voorzieningenrechter niet redelijk en evenredig in de zin van 1019h Rv. Aangezien de zaak beperkt is gebleven tot twee verweren is de vordering van 380 gewerkte uren (4 advocaten, waarvan 3 partners) onevenredig. De proceskosten worden bepaald ter hoogte van het door Friedrichs gevorderde bedrag van € 63.872,08.
