Nietigheidsargumenten Sandoz falen, geldigheid octrooien AstraZeneca alsnog bevestigd

Hof Den Haag 27 november 2018, IEF 18122; LS&R 16674 ECLI:NL:GHDHA:2018:3954 (AstraZeneca tegen Sandoz) Octrooirecht. Het hof heeft de beslissing van de rechtbank [IEF 17615] vernietigd en daarmee de geldigheid van de octrooien van AstraZeneca bevestigd. De nietigheidsargumenten van Sandoz, waaronder het "van scratch" argument, falen. Het eerder door de voorzieningenrechter opgelegde inbreukverbod [IEF 16152] die door het hof bekrachtigd was [IEF 17231], is in ere hersteld. 

6.2  De gedachte achter het ‘van scratch’-argument is klaarblijkelijk dat de vakman met McLeskey al een eind op weg is geholpen in zijn zoektocht naar de oplossing van het Stap 2-Probleem in kwestie, aangezien hij daarmee in ieder gevat al de beschikking heeft over een CS-formulering waarin de 250F/5C-Verhouding kan worden opgelost, welke CS-Formulering hij zonder McLeskey nog niet had en dus nog moest gaan ontwikkelen. Het hof constateert dat hiermee in feite wordt gezegd dat McLeskey de oplossing is van het probleem om een CS-Formulering te vinden waarin de 250f/5C-Verhouding kan worden opgelost en dat voor de oplossing van dat probleem een sterke incentive bestaat (niet ‘links laten liggen’) om McLeskey te gebruiken. Het gaat bij het ‘van scratch’-argument dus — zoals ook tot uitdrukking is gebracht in het in rov. 6.1 weergegeven betoog van AZ — welbeschouwd niet om de zoektocht naar de oplossing van het Stap 2-Probleem in kwestie maar om de zoektocht naar de oplossing van een ander probleem, namelijk het door Sandoz aanvankelijk voorgestane probleem (zie rov. 4.5). Hierbij is van belang dat vanwege de in rov. 4.2 (c) genoemde onvoorspelbaarheid, de oplossing van het door Sandoz aanvankelijk voorgestane probleem nog niet tot de oplossing van het Stap 2- Probleem in kwestie voert. Aangezien met het ‘van scratch’-argument een probleemstelling in de PSA wordt gebracht die daarin niet thuishoort, wordt met dat argument de PSA geweld aan gedaan. Of vanuit een andere invalshoek: de incentive om McLeskey te gebruiken ter oplossing van het aanvankelijk door Sandoz voorgestane probleem, vormt nog geen incentive om dat document ook te gebruiken ter oplossing van het Stap 2-Probleem in kwestie. Het ‘van scratch’-argument loopt (reeds) op dit een en ander stuk.

8.2 De eerste van deze ‘overige’ nietigheidsargumenten luidt dat BP 138 nieuwheid mist ten opzichte van McLeskey. Dit argument faalt. Uit het onder 5.1 tlm 5.5 overwogene vloeit namelijk voort dat, zoals AZ heeft aangevoerd (punt 69 CvA/CvE-ir/17-599), de maatregel van BP 138 om de fulvestrant-formulering toe te passen voor de behandeling van borstkanker bij mensen, in McLeskey niet is geopenbaard. Evenmin is in McLeskey de maatregel geopenbaard om dit intramusculair te doen, waarbij aangetekend wordt dat de subcutane toediening (bij muizen) die in McLeskey is beschreven in technische zin verschilt van de intramusculaire toediening (bij mensen) die in EP 138 is geclaimd.

8.3 Het tweede ‘overige’ nietigheidsargument is aangevoerd voor het — zich gezien rov. 8.2 voordoende — geval dat in McLeskey niet plausibet is beschreven dat de daarin vermelde formulering therapeutische werking voor mensen heeft, en houdt in dat in dat geval ook de therapeutische werking van de EP-13 8-formulering niet aannemelijk moet worden geacht, zodat dat octrooi als niet-nawerkbaar heeft te gelden (ID /17-599 onder 76, 77, 149 en 150). Dit argument van Sandoz strandt — net als haar andere, in rov. 7.4 besproken ‘squeeze’-argument — op het onder 3.4 (d) gegeven oordeel dat de in BP 138 beschreven konijnenproeven voorspeltende waarde voor mensen hebben, hetgeen niet zo is bij de in McLeskey beschreven muizenproeven (zie rov. 5.2).

9.1 Nu alle door Sandoz tegen BP 138 ingebrachte nietigheidsargumenten falen, is haar vordering in conventie tot nietigverklaring van dat octrooi niet toewijsbaar. Sandoz gaat er blijkens o.m. punt 16 ID/17-651 en de punten 3-6 PE-S — evenals overigens AZ (zie punt 24 PE-AZ) — vanuit dat de verschillen tussen de in dit geding aan de orde zijnde octrooien niet relevant zijn voor de beoordeling van de geldigheid daarvan. Ook de vordering tot vernietiging van EP 573 is dus niet toewijsbaar, waarbij nog wordt opgemerkt dat op de punten 122/123 van ID/17-651 de slotzin van rov. 7.5 van overeenkomstige toepassing is.

11 .1 Het bestreden vonnis zal, gezien het onder 9.2, 10.1 en 10.2 overwogene, worden bekrachtigd ten aanzien van de daarin uitgesproken verklaring voor recht, dat NL 075 sinds 11 februari 2015 niet de in de artikelen 53, 53a, 71 en 73 ROW bedoelde rechtgevolgen heeft en de afwijzing van AZ’s inbretikvorderingen in reconventie met betrekking tot ‘betrokkenheid’, de opgave van afnemers en de genoten winst, de recali en schadevergoeding op te maken bij staat.