Plerixafor-behandeling van Genzyme bij kankerpatiënten is niet octrooieerbaar

EOB 24 januari 2024, IEF 22258, IEFbe 3792, LS&R 2257; ECLI:EP:BA:2024:T125922.20240124 (Genzyme Corporation tegen Generics [UK] Limited c.s.). Genzyme Corporation (hierna: Genzyme) is de rechthebbende van een Europees octrooi ten aanzien van het gebruik van plerixafor. In het bijzonder gaat het om de toepassing daarvan in een behandeling van drie stappen voor kankerpatiënten die chemotherapie hebben ondergaan. De inschrijving van het octrooi is bestreden door zeven opponenten. In eerste aanleg wordt de oppositie afgewezen, maar een deel van de opponenten gaat nu in hoger beroep. Kort gezegd komt de oppositie erop neer dat het gebruik van plerixafor door Genzyme niet kan worden aangemerkt als nieuw in de zin van het Europees Octrooiverdrag. In beginsel hebben de opponenten gelijk: plerifaxor als middel bestaat al geruime tijd. Maar de vraag is of de behandeling van Genzyme desondanks kan worden aangemerkt als nieuwe toepassing van dit middel. Zo ja, dan geniet de behandeling octrooirechtelijke bescherming (art. 54 lid 2 EOV).

De Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: de Kamer) bevestigt dat ook behandelingen bestaande uit meerdere stappen beschermd kunnen worden in het gebruik van een middel. In dat geval is het wel vereist dat het middel direct verbonden is aan een medisch effect dat teweeg wordt gebracht met ten minste één van de stappen. Dit betekent dat elke stap van de behandeling apart moet worden beoordeeld. De behandeling van Genzyme bestaat uit drie stappen: (i) het toedienen van plerixafor aan een persoon om stamcellen te mobiliseren, (ii) het oogsten van die stamcellen en (iii) het toedienen van die stamcellen aan een kankerpatiënt die chemotherapie heeft ondergaan. De eerste stap acht de Kamer geen medische of chirurgische stap. De tweede stap wel, maar plerixafor is niet direct bij deze stap betrokken. Hetzelfde geldt voor de derde stap. Met andere woorden, de Kamer concludeert dat de behandeling van Genzyme niet octrooieerbaar is. De oppositie slaagt.

3.17 The aforementioned considerations set out in decision G 2/08 thus apply also to claims which do not define the intended medical use of the claimed compound in terms of a treatment of a subject's condition requiring therapeutic and/or surgical intervention, but by way of several individual method steps carried out on a human or animal body.

3.19 Hence, for such a claim to be considered as a purpose-limited product claim under Article 54(5) EPC, it is not sufficient that

(a) the multi-step method as a whole is excluded from patent protection in accordance with Article 53(c) EPC by virtue of only part of the method steps pertaining to a treatment of a human or animal body by therapy or surgery,

(b) the individual steps of the multi-step method are causally linked to one another, and/or

(c) the use of the claimed substance or composition in one method step facilitates one or more subsequent method steps.

3.20 In addition, the claimed substance or composition must have a treatment-related link to a medical step of the multi-step method in that the claimed substance or composition as such must exert a technical effect pertaining to a therapeutic or surgical step in the human or animal in which the at least one medical step is carried out, i.e. the claimed substance or composition must have activity in relation to therapy or surgery in this medical step.