Hoofdconclusie was niet inventief

Rechtbank Den Haag 15 april 2020, IEF 19145, LS&R 1810; ECLI:NL:RBDHA:2020:3414 (Biolitec tegen Tobrix) Inrichting voor laserbehandeling aderen. Biolititec benadrukt dat zij, anders dan de rechtbank in het tussenvonnis had overwogen, vasthoudt aan de geldigheid van de afhankelijke conclusies van EP 119 zoals verleend. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of de afhankelijke conclusies van EP 119 inventief zijn. Daarnaast heeft Biolititec subsidiair nog gesteld dat de rechtbank, indien conclusie 1 volgens haar hulpverzoeken geen stand houdt en de afhankelijke conclusies van EP 119 waarop Tobrix inbreuk maakt ook niet inventief zijn, de geldigheid van de onderconclusies van de hulpverzoeken dient te beoordelen. De hoofdconclusie was niet inventief. De hulpverzoeken en afhankelijke conclusies waarop inbreuk zou zijn gemaakt, zijn ook niet inventief. De rechtbank zal de conclusies 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14 en 15 in reconventie vernietigen omdat zij niet inventief zijn en de conclusies 4 tot en met 6 en 8 tot en met 11 in stand laten.

3.9. Ten aanzien van de conclusies 2 en 3 stelt Tobrix dat de aanvullende kenmerken ten opzichte van conclusie 1 (een emitterend oppervlak dat onder een scherpe hoek staat ten opzichte van de langsas van de fiber, respectievelijk een gebogen dan wel conische vorm heeft) al zijn geopenbaard in Heinze 1990, zodat de vakman die US 400 en Heinze 1990 combineert, ook deze maatregelen zou toepassen en zij geen inventiviteit aan conclusies 2 en 3 kunnen verschaffen. Biolitec heeft dat betoog niet bestreden. Conclusies 2 en 3 zijn derhalve ook niet inventief.

3.13. Gelet op het alternatieve karakter van de kenmerken A en B staat conclusie 7 al bloot aan vernietiging als een van deze maatregelen niet inventief is. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat ook onderdeel B van conclusie 7 niet inventief is. Dit conclusiekenmerk voegt als maatregel toe dat het midden van de bundel van de laserstraal bij voorkeur is georiënteerd onder een hoek binnen het bereik van ongeveer 70° tot ongeveer 90° ten opzichte van de langsas van de golfgeleider. De vakman die op zoek gaat naar laserstraling die meer lateraal uitstraalt, zal routinematig zoeken naar een vormgeving van de fibertip waarmee een laserstraling wordt geëmitteerd in of zoveel mogelijk richting een hoek van 90° ten opzichte van de langsas van de golfgeleider. Daarin is geen inventieve arbeid gelegen. Bij deze stand van zaken deelt conclusie 7 het lot van de conclusies 1, 2 en 3; zij is niet inventief.

3.15. Tussen partijen is niet in geschil dat maatregel B niet is geopenbaard in US 400 of Heinze 1990. Tobrix stelt echter dat die maatregel niet meer is dan een niet inventief alternatief voor de in de stand van de techniek bekende maatregelen. US 400 beschrijft in paragraaf [0088] (zie overweging 2.2) een aantal in de stand van de techniek bekende vormen van bevestiging van de kap aan de fiber, waaronder: ‘Optionally, a non-toxic, heat resistant or other suitable epoxy 908 is used to permanently or removably mount the diffusing tip 902 to the fiber optic laser delivery device 306. The epoxy 908 can also be an adhesive, bonding agent or joining compound, etc’. Twee paragrafen verder, in [0090] (zie overweging 2.8.5 van het tussenvonnis) wordt specifiek ten aanzien van Fig. 9C herhaald dat de kap met een ‘heat resistant or other suitable epoxy 908 or other suitable attachment means’ permanent kan worden bevestigd aan de fiber. Dat een met de fiber versmolten kap volgens conclusie 12 voordelen biedt omdat die niet loslaat bij hoge temperaturen (anders dan bij een gelijmde verbinding), zoals Biolitec betoogt, is voor die bevestigingsmethoden derhalve ook al geopenbaard, nu er een ‘heat resistant or other suitable epoxy’ wordt genoemd. Bij deze stand van zaken dient de maatregel van conclusie 12 te worden aangemerkt als een niet inventief alternatief voor de in US 400 beschreven methoden. Conclusie 12 is derhalve wel nieuw, maar ontbeert inventiviteit.

3.16. De in conclusie 13 opgenomen aanvullende maatregelen zijn grotendeels ook opgenomen in hulpverzoek 7, met dien verstande dat in deze conclusie als alternatieve maatregel voor een golflengte (van de straling van de laserbron) van ongeveer 1470 nm (± 30 nm), ook golflengtes van ongeveer 980 nm (± 30 nm) en ongeveer 1950 (± 30 nm) zijn geclaimd. Nu van de alternatieve golflengte van 1470 nm (± 30 nm) in combinatie met de andere maatregelen van deze conclusie bij de beoordeling van hulpverzoek 7 al is geconcludeerd dat die niet inventief is, geldt hetzelfde voor deze bredere conclusie met alternatieven: ook die is niet inventief. De rechtbank verwijst naar hetgeen hiervoor in 3.3 tot en met 3.7 is overwogen.

3.17. Voor conclusie 14 geldt hetzelfde. Zoals in 3.5 al is overwogen, openbaart US 400 een vermogen van 1-20 W in combinatie met een golflengte van 1200 tot 1800 nm. Het in deze conclusie opgenomen kenmerk (een laserbron met een vermogen lager dan 5 W), is dus geen verschilkenmerk ten opzichte van US 400, zodat ook deze conclusie niet inventief is.

3.20. Deze inrichting heeft volgens paragraaf [0073] van US 400 een vermogen van 1-20 W. Op basis van deze gegevens zal de vakman routinematig uitkomen bij de in conclusie 15 beschreven waarden. Dat US 400 de in conclusie 15 genoemde waarden niet geeft, neemt niet weg dat zij in het bereik liggen van de snelheid van de terugtrekinrichting en het vermogen, waarvan in paragraaf [0073] van US 400 uitdrukkelijk is beschreven dat daarmee gevarieerd kan worden. Dat de in conclusie 15 gegeven waarden een onverwacht voordeel verschaffen binnen dat bereik, is gesteld noch gebleken. Dit kenmerk kan conclusie 15 dan ook geen inventiviteit verschaffen.

3.21. Tobrix heeft de stelling dat de conclusies 4 tot en met 6 en 8 tot en met 11 niet nieuw en inventief zijn, niet nader onderbouwd. Met name heeft zij niet uitgelegd waarom deze maatregelen niet inventief zijn ten opzichte van US 400 in combinatie met Heinze 1990. Het enige bezwaar dat zij ten aanzien van de conclusies 8 tot en met 11 nog opwerpt, is dat deze conclusies ‘non-searched’ zijn en derhalve volgens de regels van het Europees Octrooibureau (EOB) niet verleend hadden mogen worden. Dat verweer slaagt niet. Het feit dat er geen onderzoek is gedaan naar de nieuwheid en inventiviteit van deze conclusies door het EOB, vormt geen vernietigingsgrond die is voorzien in artikel 75 van de Rijksoctrooiwet jo. de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag. De regeling waarop Tobrix zich beroept is van belang voor de verleningsfase bij het EOB, de verlenende autoriteit. Het had op de weg van Tobrix gelegen om materiële nietigheidsgronden aan te dragen. Nu zij dat, gelet op de betwisting door Biolitec, onvoldoende gemotiveerd heeft gedaan, is er geen grond voor vernietiging van deze conclusies.

3.22. Biolitec heeft in haar akte van 20 november 2019 uiterst subsidiair nog gesteld dat de rechtbank, indien conclusie 1 volgens haar hulpverzoeken geen stand houdt en de afhankelijke conclusies van EP 119 waarop Tobrix inbreuk maakt ook niet inventief zijn, de geldigheid van de onderconclusies van de hulpverzoeken dient te beoordelen. Biolitec heeft bij haar hulpverzoeken 6 en 7 echter niet gesteld dat en waarom de daarvan afhankelijke conclusies bij die stand van zaken wel inventief zouden zijn. Voor een beperkte aanvaarding van hulpverzoek 6 of 7, te weten voor zover het de daarvan afhankelijke conclusies betreft, is dan ook geen grond. Dit subsidiaire standpunt komt in wezen neer op een aanvullend hulpverzoek, waarvoor in deze fase van de procedure geen plaats meer is.