Geen tekortkoming in de nakoming licentieovereenkomst

Hof Den Haag 31 mei 2016, IEF 21129, LS&R 2139; ECLI:NL:GHDHA:2016:4416 (appellant tegen Harbour c.s. en Erasmus c.s.) Appellant en Erasmus hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van technieken om bepaalde antilichamen te produceren voor medische toepassing. Deze samenwerking heeft geleid tot de uitvinding van drie nieuwe technieken. Voor deze technieken zijn octrooien aangevraagd, die inmiddels zijn verleend. Appellant en Erasmus zijn gezamenlijk eigenaar van deze rechten. In 2006 is Harbour opgericht met het doel om de technieken van de octrooiportefeuille verder te ontwikkelen en commercieel te exploiteren. Appellant en Erasmus werden met achtereenvolgens 18,63% en 51,16% van de Harbour-aandelen de twee grootste aandeelhouders van Harbour. Appellant en Erasmus hebben in 2006 aan Harbour een exclusieve licentie verleend op de octrooiportefeuille. Op 3 mei 2011 is tussen Harbour, Erasmus MC en appellant een nieuwe licentieovereenkomst (hierna: de L-OK) gesloten die is aangegaan met terugwerkende kracht tot 28 december 2009. Bij brief en per e-mail van 18 juli 2014 heeft appellant Harbour en Erasmus c.s. in gebreke gesteld wegens tekortkomingen in de nakoming van hun verplichtingen uit de L-OK en deze overeenkomst met ingang van die datum buitengerechtelijk ontbonden.

In de eerste aanleg heeft appellant gevorderd een verklaring voor recht dat de L-OK is geëindigd, met een verbod aan Harbour c.s. om de exploitatie van de mede aan appellant toekomende octrooien voort te zetten en een veroordeling van Harbour en Erasmus c.s. tot betaling van een schadevergoeding van € 350.000,-. In haar vonnis van 3 december 2014 heeft de rechtbank deze vorderingen afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank omdat er geen sprake is van een ontbinding rechtvaardende tekortkoming in de nakoming.

4.13. Het hof stelt vast dat noch in de brief van [bestuurder 1] van 18 maart 2013 noch in het (door [appellant] op 31 mei 2013 ontvangen, punt 112 ID) Business Plan 2013 melding is gemaakt van de oprichting op 2 mei 2013 van Harbour Subholding. Erasmus c.s. hebben in punt 5.74 MvA-E bevestigd dat de oprichtingsstukken van Harbour Subholding aanvankelijk niet aan [appellant] waren verstuurd. Harbour c.s. hebben niet voldoende gemotiveerd gesteld dat dit wel (tijdig) is gebeurd. Met [appellant] moet daarom worden aangenomen dat hij (aanvankelijk) niet was geïnformeerd over de oprichting van Harbour Subholding, en dat hij dus ook niet 'forthwith upon execution thereof was geïnformeerd over de sublicentie die - naar [appellant] onweersproken heeft gesteld (punt 9.4 MvG) - door Harbour kort na die oprichting aan Harbour Subholding is verleend. Dit vormen tekortkomingen in de nakoming van de informatieverplichtingen van de artikelen 4.2 (iii) en 6.1 L-OK.

4.14. [appellant] heeft toegelicht dat hij door de oprichting van Harbour Subholding de controle over de exploitatie van de licenties is kwijtgeraakt omdat hij wel aandeelhouder was van Harbour, maar niet van Harbour Subholding (vgl. de verklaring van zijn raadsman op blz. 5, onderaan, PV-C). Dit nadeel zou zich echter ook al voordoen als gevolg van de beoogde oprichting van, en sublicentieverlening aan H2L2 en HCAB waarover [appellant] bij de brief van [bestuurder 1] van 18 maart 2013 wel was geïnformeerd. [appellant] wist dus al voor de oprichting van, en sublicentieverlening aan, Harbour Subholding dat hij de door hem bedoelde controle zou kwijtraken. In dit licht moeten de in rov. 4.13 vermelde tekortkomingen van zo geringe betekenis worden geacht dat ontbinding van de L-OK (enkel) op grond daarvan niet is gerechtvaardigd, althans kunnen die tekortkomingen niet als 'material' in de zin van artikel 9.3 L-OK worden beschouwd. In zoverre treffen de in rov. 4.12 vermelde verweren van H-E doel.

4.15. [appellant] was op grond van meergenoemde brief van [bestuurder 1] en de tekst van het Business Plan 2013 (zie rov. 1.1.k) op de hoogte van feit dat aan H2L2 en HCAB onderlicenties verleend zouden worden. Artikel 2.4(iii) L-OK heeft alleen betrekking op sublicentiëring door Harbour zelf en Harbour kan niet geacht worden op grond van artikel 6.1 L-OK verplicht te zijn tot informatieverstrekking over de sublicentie­ activiteiten van H2L2 en HCAB die immers andere rechtspersonen zijn. Op deze punten kan dan ook niet een tekortkoming in de nakoming van informatieverplichtingen worden aangenomen, althans niet een voldoende materiële, althans de ontbinding rechtvaardigende tekortkoming. Te dien aanzien slagen de in rov. 4.11 althans rov. 4.12 vermelde verweren van H-E.